Запевнення та гарантії ("Representations and Warranties") в авторських договорах

Умови про "Запевнення та гарантії" ("Representations and Warranties") є стандартними для зовнішньоекономічних договорів про передачу авторських прав. Representations and Warranties – правові інститути, притаманні країнам, що належать до правової сім'ї загального права.

Українські юристи, використовуючи досвід своїх англо-американських колег, дедалі частіше включають умови про "Запевнення та гарантії" або просто про "Гарантії" до авторських договорів між резидентами України.

Українське законодавство про авторське право і суміжні права не згадує серед умов авторських договорів запевнень та гарантій (representations and warranties).*
________________________________
* Законом № 1667-IX від 15.07.2021, який набрав чинності 14.08.2021, ЦКУ було доповнено статтею 650-1:

Стаття 650-1. Запевнення щодо договору
1. Сторони договору можуть погодити перелік запевнень, що надаються стороною або сторонами щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.
2. Сторона, яка умисно або з необережності надала іншій стороні неправдиві запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення договору, зобов’язана відшкодувати стороні, яка покладалася на такі запевнення, збитки, завдані у зв’язку з неправдивістю таких запевнень, якщо інше не передбачено договором.
________________________________

Запевнення (representations) – це твердження про факти, що відносяться до минулого або теперішнього (наприклад: твір створено особисто; відчужувач має виключні майнові авторські права; передання прав не порушує прав третіх осіб; авторські права не передавались; при створенні твору не були порушені права третіх осіб; для створення твору отримані усі необхідні дозволи; права на твір не обтяжені правами третіх осіб і т.і.).

Такі запевнення є заявами про факти та не мають характеру правочину. Сторона, що дає запевнення, заявляє контрагенту про істинність такого твердження, щоб спонукати контрагента до укладення договору.

Гарантії (warranties) – це твердження, які відносяться до фактів, що можуть мати місце в майбутньому (наприклад: гарантія, що використання твору не призведе до порушення прав третіх осіб; гарантія, що не буде існувати будь-яких обставин, які здатні утруднити чи зробити неможливим здійснення наданих виключних прав).

Такі гарантії схожі на добре відомі гарантії виробників (продавців) товарів та жодного відношення не мають до гарантій, що є видом забезпечення виконання зобов'язання (ст.ст. 560-569 Цивільного кодексу України).

При укладенні авторського договору особа, що планує набути авторські права, стикається з рядом питань, перше з яких – як пересвідчитись у належності авторського права контрагенту.

Адже авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення та не потребує ані державної реєстрації твору, ані будь-якого іншого спеціального його оформлення, ані виконання будь-яких інших формальностей.

Відтак будь-яка особа може видавати себе за творця або правовласника виключних авторських прав.

Ще одне питання – можливі обтяження виключних прав, що набуваються. Українське законодавство не містить зобов'язання відчужувача майнових авторських прав попередити набувача про всі права третіх осіб на твір, права на який передаються та, відповідно, наслідків порушення такого зобов'язання.

Придбання виключних авторських прав

Набувач, що купує виключні авторські права у особи, що не є правовласником, платить за невиконані обіцянки останнього.

Після цього, такий набувач, нічого не підозрюючи, використовує твір, виключні авторські права на який йому не належать, чим порушує права справжнього правовласника виключних прав.

Справжній правовласник звертається з позовом до набувача. Набувач залучає продавця у якості третьої особи. Обов'язок продавця брати участь у судовому процесі доцільно передбачити у договорі. Суд набувач програє, з нього стягують збитки або компенсацію, судові витрати та ще і забороняють використовувати твір.

У підсумку: набувач сплатив двічі – продавцю та справжньому власнику та ще і залишився ні з чим.

Перед набувачем постає питання, як повернути гроші.

Гроші за програний суд можна було б стягнути з продавця у порядку регресу. Але загальна норма – стаття 1191 ЦК – передбачає право регресу до іншої особи, якщо особа відшкодувала шкоду, завдану такою іншою особою.

Оскільки твір використовувався набувачем, відповідно і шкоду завдавав також набувач.

Передбачаючи подібні ризики до авторського договору доцільно включити регресне зобов'язання, яке буде підставою для стягнення коштів з продавця.

Залишається питання стягнення коштів, сплачених за "придбання виключних прав".

По суті, продавець не виконав своє договірне зобов'язання – передати виключні права набувачеві. Наслідком може бути розірвання договору. Підставою для такого розірвання може бути передбачене у договорі порушення запевнення. Треба також вказати про повернення отриманого сторонами по договору.

Оскільки предметом договору є виключні авторські права, то цілком розумно допустити, що, якби набувач знав, що у продавця немає цих прав, то договір він би не уклав.

А оскільки договір все ж таки було укладено, то з боку набувача мала місце або помилка, щодо обставин, які мають істотне значення, або він був введений в оману. І в тому і в іншому випадку правочин визнається судом недійсним. Різниця полягає в наслідках: при помилці – це повернення одержаного на виконання правочину (ст.229 ЦК). Якщо вдасться довести необережну поведінку відчужувача, то відчужувач буде зобов'язаний відшкодувати збитки набувачу. При введенні в оману – це повернення одержаного на виконання правочину та відшкодування збитків у подвійному розмірі та моральної шкоди (приниженні ділової репутації юридичної особи) (ст.230 ЦК).

Ось тут для доведення введення в оману стануться у нагоді запевнення відчужувача про наявність в нього виключних авторських прав, які були заздалегідь включені до авторського договору.

За відсутності такого запевнення навмисне введення в оману довести буде проблематично. Залишиться доводити власну помилку та необережну поведінку продавця, яка полягала у замовчуванні факту відсутності виключного права.

Необхідно врахувати такий нюанс.

Договір про передання виключних авторських прав є консенсуальним договором. Це означає, що сторони можуть передбачити момент переходу до набувача виключних прав.

Зазвичай перехід виключних прав відбувається в момент укладення договору, проте сторони можуть своєю волею встановити спеціальний додатковий факт (наприклад, факт платежу), з яким буде пов'язана передача прав. У такому випадку для виконання зобов'язання з передачі виключних прав, не обов'язково бути правовласником на момент укладення договору.

Отже, якщо продавець не зробить запевнення про наявність в нього виключних авторських прав, набувач не зможе довести існування своєї помилки щодо наявності у продавця виключних прав. За конструкції договору, коли продавець повинен передати виключні права у майбутньому, на момент укладення договору продавець зовсім не обов'язково повинен мати такі виключні права, головне, щоб він мав їх на момент передачі набувачу.

Звісно, при присутності запевнення про наявність виключних прав, це не матиме значення.

Необхідно передбачити у договорі, що у разі визнання договору недійсним або його розірванні, положення про регрес і запевнення та гарантії зберігають чинність.

Якщо виявляються обтяження виключного права

Обтяження виключного права підпадають під регулювання Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

Закон поділяє обтяження на публічні та приватні. Приватні обтяження у свою чергу діляться на забезпечувальні обтяження (наприклад, застава виключного права – ч.3 ст.424 ЦК) та інші договірні обтяження.

У разі відчуження рухомого майна незареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна обтяження не переходять до нового власника. При цьому обтяжувач, права якого порушені внаслідок таких дій боржника, вправі вимагати від боржника відшкодування завданих збитків.

Інформація в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відкритою. Тому будь-яка фізична чи юридична особа має право на отримання витягу про наявність (відсутність) в реєстрі запису про обтяження відносно неї самої або будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи.

Отже, набувач може у будь-який час перевірити наявність обтяжень виключного права, яке він збирається придбати. 

Якщо обтяження не зареєстроване, це проблема обтяжувача та його боржника (продавець виключних прав), яка не стосується набувача. Виключенням з цього правила є ліцензійні договори в силу прямого припису закону, що "укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше" (ч.2 ст.1113 ЦК).

Якщо ліцензійні договори були укладені на законних підставах, набувачу доведеться миритись з ними.

Відтак, щодо ліцензійних договорів зберігається важливість запевнення про відсутність обтяжень виключного права, включених до авторського договору.

В залежності від кількості та виду (виключна, одинична, невиключна або інша) виданих ліцензій набувач буде вирішувати чи йти йому шляхом визнання договору недійсним або ж стягувати збитки з продавця.

Підстави для стягнення збитків на такий випадок необхідно передбачити в договорі.

Якщо виявляється, що використання твору порушує права третіх осіб

Може виникнути ситуація, коли набувач з'ясує, що використовуючи твір він порушує права третіх осіб.

Умовно можна виділити випадки, коли інша особа має права щодо твору або, коли порушуються інші права.

Правами іншої особи щодо твору можуть бути: права співавтора; права роботодавця (якщо твір було створено у порядку виконання службових обов'язків); права замовника (якщо твір було створено у порядку договору замовлення); права автора первинного твору щодо похідного твору; права авторів творів включених до твору набувача.

Іншими правами можуть бути, наприклад, права осіб, зображення яких використовується у творі; права осіб, ім'я яких використовується у творі; права автора, частина твору якого була використана у творі і т.і.

Наслідком порушення прав третіх осіб при використанні набувачем твору може бути пред'явлення позову до набувача.

У випадку програшу справи, сплачені позивачу кошти необхідно стягнути у порядку регресу з продавця виключних прав.

Визнавати чи не визнавати договір недійсним набувач буде вирішувати окремо в кожному конкретному випадку.

Якщо позивач дійсно має частину прав на твір, це утруднює використання твору набувачем. В такому випадку можливо і будуть підстави для визнання договору недійсним.

Наявність у договорі запевнень щодо не порушення прав третіх осіб дозволить набувачу стверджувати про введення його в оману.

Доцільно також передбачити підстави для розірвання договору та відшкодування збитків, якщо не буде достатніх підстав для визнання договору недійсним.

Якщо твір створюється у порядку виконання службових обов'язків або за договором замовлення

У випадку створення твору у порядку виконання службових обов'язків або за договором замовлення існує ризик, що автор створить твір не самостійно або переробить чужий твір або запозичить частини чужого твору або ж при використанні створеного твору будуть порушуватись права третіх осіб.

Роботодавець або замовник при використанні твору буде нести відповідальність перед третіми особами за порушення їх прав.

У випадку програшу справи, сплачені позивачу кошти можна стягнути у порядку регресу з автора твору. Для цього необхідно передбачити у договорі регресне зобов'язання.

Якщо з регресом до виконавця по договору замовлення сумнівів не виникає, то регрес до працівника може викликати питання. Адже матеріальна відповідальність працівника чітко врегульована КЗпП. На нашу думку, створення твору у порядку виконання службових обов'язків, передання прав роботодавцю та використання твору, відбувається за межами трудового правовідношення, про що свідчить необхідність виплати авторської винагороди працівнику, яка не є тотожною виплаті заробітної плати.  

Можлива ситуація, коли автору замовляють переробку існуючого твору, автором якого він не є.

В такому випадку необхідно отримати дозвіл автора на переробку його твору. Такий дозвіл може отримати, як автор похідного твору, так і замовник створення похідного твору.

Якщо дозвіл повинен отримати автор похідного твору, то доцільно включити до договору замовлення положення про запевнення автора щодо не порушення права автора твору, що переробляється.

Якщо ж автор похідного твору не повинен отримати такий дозвіл, то до договору замовлення слід включити запевнення замовника про не порушення права автора твору, що переробляється. Це захистить автора похідного твору від претензій щодо порушення виключного права автора первинного твору на переробку. Звісно ж регресне зобов'язання в такому випадку також не зашкодить.

Якщо надається ліцензія

У випадку отримання ліцензії становище ліцензіата схоже із становищем набувача виключних прав.

За тим виключенням, що інші ліцензії не хвилюють ліцензіата, якщо це звісно не виключна або не одинична ліцензія.

Нажаль норма ч.2 ст.780 ЦК не поширюється на ліцензійні договори, тому регресне зобов'язання та запевнення будуть не зайвими і у ліцензійному договорі.

Запевнення можна використовувати також у договорах стосовно інших об'єктів інтелектуальної власності.

Якщо право на об'єкт інтелектуальної власності виникає після державної реєстрації можлива ситуація, коли після відчуження такого об'єкту буде пред'явлено позов про визнання недійсним свідоцтва, що підтверджує таку реєстрацію.

Відповідачем буде набувач, але підставами для позову будуть помилки допущені попереднім власником, що здійснював реєстрацію.

Наприклад, можлива ситуація, якщо ТМ "Золотой ключик" буде відчужена, а після цього до нового власника буде пред'явлено позов про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг з підстав відтворення у знаку назви відомого в Україні літературного твору «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (автор – А.Н.Толстой) без згоди правонаступників (спадкоємців) власника авторського права.

Граф Алексей Николаевич Толстой помер 23.02.1945 року у Москві.

Дата реєстрації знаку (Свідоцтво №78911) – 10.07.2007р.

Власник Свідоцтва – Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен".

У випадку придбання знаку для товарів і послуг доречно також включати у договір запевнення про відсутність порушень прав третіх осіб в тому числі при реєстрації знаку.

---

Інші статті про авторське право: Штучний інтелект та авторське право Глосарій термінів з авторського права і суміжних прав, ВОІВ Субліцензійний договір Компенсація за порушення авторського права у новому законі Припинення порушень авторського права у мережі Інтернет Службова програма організації мовлення Новий закон про авторське право: основні новели NFT та авторське право // NFTs and copyright Цифрові об’єкти та авторське право // Digital Objects and copyright Фотографії, зроблені тваринами та авторське право Поштова марка з точки зору авторського права Яке майнове право є у організації колективного управління Про законопроект 5572, колективне управління, НАБУ та пана Ситника Договір авторського замовлення: набуття прав замовником Про позови, що застосовує ГС КАМП у сфері кабельної ретрансляції Процесуальний статус організацій колективного управління Визнання і виконання рішення українського арбітражного суду в Китаї Правові підстави встановлення державою колективного управління Стрімінговий музичний сервіс з точки зору авторського права Кабельна ретрансляція, публічне сповіщення, OTT та три ОКУ Комп'ютерна гра та авторське право Комп'ютерна програма – не типовий об'єкт авторського права Попурі, як об'єкт авторського права Право автора на доступ до свого твору (droit d'accès a l'oeuvre) Створення м'якої іграшки на основі персонажу мультфільму з точки зору авторського права Правова природа театральної постановки Роялти за вкус и запах курицы, которую съела Лилу Даллас Система об'єктів авторського права Г.Ф. Шершеневич, авторське право та пеня у германському праві Виконання музики в кафе та організація колективного управління Компенсація замість відшкодування збитків у авторському праві OTT, IPTV і авторське право Правовая природа шрифта, как объекта авторского права Microsoft vs. Житомиргаз (спір про використання Windows і Office) Зеленский, "Слуга Народа 2", художники, авторское право и Netflix Защита телевизионного формата Що треба знати про договір авторського замовлення Запевнення та гарантії ("Representations and Warranties") в авторських договорах Нарушают ли фальшивомонетчики авторское право, подделывая деньги "Бороться и искать, найти и не сдаваться" или – право на перевод Телевизионное интервью: авторские и смежные права журналиста Право слідування ("droit de suite"): правова природа та колективне управління Відповідальність Інтернет-провайдерів за порушення авторського права Ретрансляція програм українських організацій мовлення через кабель Выступление артиста на концерте "вживую" и "под фонограмму" Про кабельну ретрансляцію  А також інші статті: Как установить собственника Веб-сайта В какой суд нужно обращаться, чтобы истребовать данные о собственнике сайта  Что делать, если сайт, на котором размещена недостоверная информация, находится за границей