Субліцензійний договір

У статті дається визначення субліцензійного договору

Під субліцензією зазвичай розуміється ліцензія, що надається особою, яка вже має ліцензію. Термін “субліцензія” є запозиченим з англійської мови – sublicense (етимологія: sub- + license). Префікс sub- значить знаходження під чимось або підпорядкування. В українському законодавстві у вказаному значенні використовується як префікс “під-” (піднайм), так і префікс “суб-” (суборенда).

При кваліфікації субліцензійного договору слід враховувати, що ліцензіат не має виключного права дозволяти використання твору іншими особами. Таке право залишається у ліцензіара.
Отже, потрібно відповісти на питання: яким чином особа, що не має права дозволяти використання твору іншими особами, може надати право використовувати твір іншій особі.

Відповідаючи на питання необхідно зважати на загальновизнаний принцип приватного права: “nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet” (D. 50,17,54, Ulpianus, libro XLVI, ad Edictum), який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам. Вказаний принцип безпосередньо застосовується українськими судами, наприклад, див. правову позицію (п.35), викладену у Постанові ВС від 04.12.2018 у справі № 31/160 (29/170(6/77-5/100) та інші. До речі, згідно із законом, навіть, якщо твір став суспільним надбанням, зазначення імені автора є обов’язковим за будь-якого використання твору (якщо це практично можливо), зокрема, якщо використання відбувається у рішенні суду.

Автором цієї правової максими вважається визначний давньоримський юрист Ульпіан (Ulpianus) (бл. 170-228 рр.), джерело запозичення – 46-а книга “Коментарів до едикту” (libro XLVI, ad Edictum), а також – Дигести Юстиніана: 50-а книга, 17-й титул, 54-й фрагмент (D. 50,17,54). Дигести Юстиніана (Digesta Iustiniani Augusti) були введені у дію 30 грудня 533 року згідно з конституцією “Tanta” імператора Східної Римської (Візантійської) імперії Юстиніана I.

Згідно з конституцією імператора Західної Римської імперії Валентиніана III, яка була видана у 426 році, що відома як “закон про цитування юристів” (lex citationum), Ульпіан разом із Папініаном, Павлом, Гаєм та Модестіном входив до п’ятьох юристів висловлювання яких мали обов’язкову юридичну силу для судів. Фрагмент цієї конституції був включений до Кодексу Феодосія (Codex Theodosianus, див. C.Th. I,4,3), що був введений у дію з 1 січня 439 року у Східній Римській імперії, згідно з конституцією імператора Східної Римської імперії Феодосія II.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання твору, а ліцензіат зобов’язується вносити плату за використання твору (ч.1 ст.50 Закону України “Про авторське право і суміжні права”; далі: “ЗУАіСП”).

За своєю правовою природою ліцензійний договір є двостороннім, оплатним та консенсуальним договором. Двосторонність передбачає покладення на ліцензіара обов’язку надати дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності та кореспондуючого його правам обов’язок ліцензіата сплати винагороду за таке використання. Консенсуальність договорів виявляється у набранні ними чинності з моменту досягнення, у передбаченій законодавством формі, згоди сторін за усіма істотними умовами (Постанова ВГСУ від 10.09.2015 у справі № 910/15772/14).

Дозвіл, це надання особі через визнання за нею відповідного суб’єктивного юридичного права можливості реалізації певного варіанту своєї поведінки. При цьому використання такої можливості не є обов’язковим, а залежить від власного розсуду уповноважених суб’єктів. [1, 214]

Отже, за ліцензійним договором ліцензіар зобов’язаний надати ліцензіату право (дозвіл) на використання твору, а ліцензіат зобов’язується вносити плату за використання твору.

Відтак, на підставі ліцензійного договору виникають зобов’язання (відносні правовідносини) між ліцензіатом та ліцензіаром: (1) зобов’язання ліцензіара надати ліцензіату право (дозвіл) на використання твору та (2) зобов’язання ліцензіата вносити [ліцензіару] плату за використання твору.

Зобов’язання ліцензіара надати ліцензіату право (дозвіл) на використання твору складається з суб’єктивного права ліцензіата вимагати від ліцензіара вчинити дію (надати право на використання твору), та кореспондуючого цьому праву ліцензіата обов’язку ліцензіара надати ліцензіату право на використання твору. В цьому зобов’язанні ліцензіат є кредитором, що має право вимагати виконання обов’язку від ліцензіара, який є боржником.

Зобов’язання ліцензіара надати ліцензіату право (дозвіл) на використання твору зазвичай виконується в момент укладення ліцензійного договору, хоча, сторони вільні встановити більш пізній строк набуття ліцензіатом цього права або пов’язати його набуття зі спеціальним додатковим фактом. Наслідком виконання зобов’язання, проведеного належним чином, є його припинення (ст.599 ЦКУ).

Внаслідок виконання ліцензіаром договірного зобов’язання з надання права на використання твору ліцензіат набуває право на використання твору. Право на використання твору здійснюється власними діями ліцензіата. Відтак, право ліцензіата на використання твору не є відносним правом, тобто, таким, що реалізується через виконання обов’язку іншою особою (боржник), яким, наприклад, є право ліцензіата вимагати від ліцензіара вчинити дію з надання права на використання твору, яке реалізується через виконання ліцензіаром обов’язку надати ліцензіату право на використання твору. Натомість при використанні твору активні дії вчиняє сама управнена особа – ліцензіат. Отже, право ліцензіата використовувати твір належить до суб’єктивних прав абсолютного типу.

Таким чином, ліцензіат бере участь у відносних правовідносинах:
(1) зобов’язання з надання права на використання твору, у якому ліцензіат є кредитором (активний суб’єкт), а ліцензіар є боржником (пасивний суб’єкт);
(2) зобов’язання з внесення плати за використання твору, у якому ліцензіат є боржником (пасивний суб’єкт), а ліцензіар є кредитором (активний суб’єкт).
Також, набувши право на використання твору внаслідок виконання ліцензіаром зобов’язання з надання права, ліцензіат бере участь у правовідношенні абсолютного типу з використання твору, у якому ліцензіат є управненою особою (активний суб’єкт), що власними активними діями здійснює право на використання твору.

Отже, ліцензіат має право на використання твору та не має виключного права дозволяти використання твору іншими особами. Таке право залишається у ліцензіара.
Яким чином інша особа може отримати від ліцензіата право на використання твору, якщо ліцензіат не має виключного права дозволяти використання твору іншими особами?

Аби інша особа (субліцензіат) набула від ліцензіата право на використання твору [при тому, що ліцензіат не має виключного права дозволяти використання твору іншими особами], єдиною можливістю є передача ліцензіатом субліцензіату права на використання твору, яке є у ліцензіата.

Ситуації, коли ліцензіат або сам має виключне право надавати дозвіл на використання твору іншими особами або діє в інтересах особи, яка має виключне право дозволяти використання твору (від імені такої особи або від власного імені) будуть розглянуті далі.

Своє право на використання твору ліцензіат може передати субліцензіату в повному обсязі або частково. Наприклад, якщо ліцензіат має право на використання твору певним способом на території всієї України, то він може передати субліцензіату право на використання твору тим же способом на території Львівської області.

Внаслідок передачі ліцензіатом права на використання твору, до субліцензіата перейде від ліцензіата право на використання твору.

Якщо ліцензіат передасть субліцензіату право на використання твору у повному обсязі, то його [ліцензіата] право на використання твору, відповідно, припиниться. У випадку передачі права на використання твору у меншому обсязі, ніж має ліцензіат, обсяг його права, відповідно, зменшиться.

При цьому зобов’язання ліцензіата вносити ліцензіару плату за використання твору зберігається, оскільки відступлення ліцензіатом права на використання твору (зі своєї волі) не є підставою для припинення зобов’язання з внесення плати ліцензіару за використання твору.

Набувши від ліцензіата право на використання твору, субліцензіат зобов’язаний сплачувати ліцензіату винагороду за використання твору на підставі субліцензійного договору. Але ліцензіат не є тією особою, що має право отримувати винагороду за використання твору, оскільки йому не належать майнові авторські права на твір (та не надано право на отримання винагороди за використання твору), такою особою є ліцензіар. Однак юридичний зв’язок між ліцензіаром та субліцензіатом відсутній. Аби ліцензіар міг отримати винагороду за використання субліцензіатом його [ліцензіара] твору, кошти отримані ліцензіатом від субліцензіата за використання твору мають бути передані ліцензіару. Така передача відбувається через виконання ліцензіатом зобов’язання вносити ліцензіару плату за використання твору. Ліцензіат несе відповідальність за дії субліцензіата перед ліцензіаром (ч.2 ст.1109 ЦКУ).

Чи можуть бути ще якісь варіанти, окрім передання ліцензіатом субліцензіату права на використання твору, яке є у ліцензіата, аби субліцензіат набув від ліцензіата право на використання твору, якщо ліцензіат не має виключного права дозволяти використання твору іншими особами.

В принципі, можна ще раз процитувати Ульпіана: “ніхто не може передати більше прав, ніж має сам”, але на практиці зустрічаються доволі цікаві конструкції під назвою “субліцензійний договір”, тому ми їх розглянемо.

Якщо винести за дужки варіант з передачею ліцензіатом субліцензіату права на використання твору, яке є у ліцензіата, аби субліцензіат набув від ліцензіата право на використання твору, необхідно щоб ліцензіат або сам мав виключне право дозволяти використання твору іншими особами або діяв в інтересах особи, що має виключне право дозволяти використання твору.

(1) Якщо ліцензіат має виключне право дозволяти використання твору іншими особами.

У випадку якщо ліцензіат отримав від ліцензіара окрім права на використання твору також виключне право дозволяти використання твору іншими особами, це буде змішаний договір, в якому містяться елементи ліцензійного договору та договору про передання майнових прав на твір (ч.2 ст.628 ЦКУ).

В такому випадку ліцензіат буде не тільки ліцензіатом, а ще й суб’єктом авторського права (тому що має виключне право).

Ознаками того, що ліцензіат має виключне право дозволяти використання твору є:
(1) можливість ліцензіата надавати іншим особам (субліцензіатам) дозволи на використання твору від власного імені та у власному інтересі;
(2) збереження у ліцензіата права на використання твору після надання ним дозволу на використання твору субліцензіату;
(3) отримання ліцензіатом винагороди за використання твору від субліцензіата (та непередання такої винагороди ліцензіару).

Зрозуміло, що ліцензіар вже не буде мати виключного права в тій частині, що він передав ліцензіату. Адже дві особи не можуть мати одне й те саме виключне право.

Правочин щодо надання субліцензіату дозволу на використання твору, буде звичайним ліцензійним договором, оскільки ліцензіат в цьому випадку матиме виключне право дозволяти використання твору іншими особами (як ліцензіар).

(2) Якщо ліцензіат не має виключного права дозволяти використання твору іншими особами, але діє на підставі договору в інтересах особи, яка має виключне право дозволяти використання твору.

Тут можливі два варіанти:

(2.1) Якщо ліцензіат буде діяти від імені особи, яка має виключне право дозволяти використання твору.
(2.2) Якщо ліцензіат буде діяти від власного імені, але в інтересах такої особи.

Якщо ліцензіат буде діяти на підставі договору, від імені особи, яка має виключне право дозволяти використання твору іншими особами, то він буде діяти, як представник.

Правовідношення між ліцензіатом та такою особою, щодо вчинення ліцензіатом правочину з надання дозволу на використання твору субліцензіатом, від імені такої особи, є представництвом.

Правочин, вчинений представником [ліцензіат], створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє [особа, яка має виключне право] (ст.239 ЦКУ).

Отже, внаслідок вчинення ліцензіатом (як представником) від імені особи, яка має виключне право, правочину з субліцензіатом, виникне правовідношення з надання дозволу на використання твору між субліцензіатом та особою, яка має виключне право, від імені якої при вчиненні правочину за довіреністю діяв ліцензіат.

Це також буде звичайний ліцензійний договір між особою, яка має виключне право дозволяти використання твору та субліцензіатом (особа, що використовує твір).

Якщо ліцензіат буде діяти від власного імені, але в інтересах особи, яка має виключне право, як уповноважена особа, це не буде представництвом (ч.2 ст.237 ЦКУ).

Правовідношення між особою, яка має виключне право та ліцензіатом, щодо вчинення ліцензіатом від власного імені, але в інтересах такої особи правочину з надання дозволу на використання твору субліцензіатом, буде мати характер договору про надання послуг.

Ліцензіат, що вчинив правочин щодо надання дозволу на використання твору субліцензіатом, від власного імені, але в інтересах особи, яка має виключне право, виконує обов’язки перед субліцензіатом та набуває права за таким правочином. Все одержане за правочином з субліцензіатом ліцензіат повинен передати особі, в інтересах якої він діє.

Для того, аби ліцензіат виконав від власного імені зобов’язання надати дозвіл (право) на використання твору субліцензіату, ліцензіат має мати право надавати дозвіл на використання твору. Адже, “ніхто не може передати більше прав, ніж має сам”.

Для виконання ліцензіатом від власного імені цього зобов’язання особа, яка має виключне право, мусить забезпечити ліцензіата усім необхідним для виконання обов’язку перед субліцензіатом, тобто – така особа має передати ліцензіату виключне право надати дозвіл на використання твору субліцензіатом. Лише після того, як ліцензіат набуде право надавати дозвіл на використання твору, він зможе від власного імені надати такий дозвіл (право) на використання твору субліцензіату.

Отже, для субліцензіата, це буде ліцензійний договір, у якому на стороні ліцензіара виступає особа, що уповноважена особою, яка має виключне право, на вчинення правочину від власного імені, але в інтересах такої особи.

Закон дозволяє бути ліцензіаром не тільки суб’єкту майнових авторських прав, а також іншій уповноваженій на підставі договору особі (абз.2 ч.1 ст.50 ЗУАіСП).

Регулювання субліцензійного договору в українському праві

Субліцензійний договір згадується у Цивільному кодексі України у частині 4 статті 1108 та у частині 2 статті 1109.

Згідно з частиною 4 статті 1108 ЦКУ, за згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об’єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

З цієї норми випливає, що як згода ліцензіара, так і повноваження на використання твору, що видасть ліцензіат, мають бути у письмовій формі.

“Ніхто не може передати більше прав, ніж має сам”.
Оскільки ліцензіат має лише право на використання твору, все, що він може передати субліцензіату, це – право на використання твору, яке є у нього.

Згода ліцензіара на видачу ліцензіатом повноваження на використання твору субліцензіатом означає, що ліцензіар не заперечує аби ліцензіат передав субліцензіату право [яке йому тимчасово надав ліцензіар] на використання твору, яке є у ліцензіата, виключні права на який належать ліцензіару.

Згідно з частиною 2 статті 1109 ЦКУ, у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У цій нормі йдеться про відповідальність, яку несе ліцензіат перед ліцензіаром за дії субліцензіата.

Субліцензіат здійснює використання твору, майнові права на який належать ліцензіару, а також субліцензіат зобов’язаний вносити плату за використання твору.

Оскільки майнові авторські права належать ліцензіару, то порушення субліцензіатом умов використання твору, порушують майнові авторські права саме ліцензіара. Так само, як і несплата субліцензіатом за використання твору призведе зрештою до неотримання коштів за використання твору саме ліцензіаром.

Отже, відповідальність ліцензіата за дії субліцензіата цілком логічна. Ліцензіат несе відповідальність за власний вибір субліцензіата.

Але вказана норма допускає звільнення ліцензіата від відповідальності за дії субліцензіата.

На нашу думку, таке звільнення буде виправданим, якщо ліцензіар особисто схвалить кандидатуру субліцензіата. В такому випадку за вибір субліцензіата має відповідати сам ліцензіар.

У ЗУАіСП субліцензійний договір згадується у частинах 3 та 4 статті 50.

Частина 3 статті 50 ЗУАіСП складається з двох абзаців. Згідно з першим абзацом, у випадках, передбачених ліцензійним договором, дозвіл на використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав може надаватися ліцензіатом іншій особі (субліцензіату) на підставі субліцензійного договору в обсязі, що не може перевищувати обсяг прав, які було надано ліцензіату на підставі ліцензійного договору, зокрема щодо території та строку дії субліцензійного договору.

У цій нормі йдеться про те, що ліцензіат має право надавати дозвіл на використання твору іншій особі (субліцензіату) на підставі субліцензійного договору.

Право дозволяти використання твору іншими особами є виключним правом (ч.1 ст.12 ЗУАіСП).

Отже, аби мати можливість надавати дозвіл на використання твору іншій особі (субліцензіату), ліцензіат має мати виключне право дозволяти використання твору іншими особами.

Але у другій частині цієї норми йдеться про обсяг наданого права на використання, що не може перевищувати обсяг прав, які було надано ліцензіату на підставі ліцензійного договору.

Інакше кажучи, ліцензіат має виключне право дозволяти використання твору іншими особами, але лише в тому обсязі, що не перевищує обсяг прав самого ліцензіата.

Отже, якщо буквально читати цю норму, в ній описаний випадок змішаного договору, за яким ліцензіат набув від ліцензіара не тільки право на використання твору, а також і право надавати дозвіл на використання іншій особі.

Передача ліцензіату виключного права дозволяти використання твору інший особі означатиме, що ліцензіар не буде мати виключного права в тій частині, що він передав ліцензіату. Адже дві особи не можуть мати одне й те саме виключне право.

Відповідно до абз.1 ч.2 ст.49 ЗУАіСП, умова договору про передання (відчуження) майнових прав на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав на інший, ніж передбачено законом строк чинності набутих майнових прав, є нікчемною.
Напевно, можливість наділення ліцензіата правом надавати дозвіл на використання твору іншій особі, це виняток з наведеної норми.*
______________________________________
* Винятком з норми щодо нікчемності договірного обмеження строку передання майнових прав на твір є також “тимчасове” передання виключного права дозволяти використання твору, що відбувається при здійсненні майнових прав на твір через уповноважену особу (ст.47 ЗУАіСП; ст.ст. 441, 453 ЦКУ). У зазначених нормах законодавець розрізняє представника (особа, що діє від імені суб’єкта авторського права) та “іншу уповноважену особу”. Слід розуміти, що іншою, аніж представник, уповноваженою особою, є особа, що на відміну від представника, діє від власного імені, але в інтересах суб’єкта авторського права. Прикладами таких уповноважених осіб є музичні видавництва (music publisher). Аби уповноважена особа мала можливість діяти від власного імені, такій особі необхідно передати виключне право надавати дозвіл на використання твору. На практиці таке уповноваження відбувається на певний строк.
Українському законодавству відома юридична конструкція, що дозволяє обходити заборону обмеження строку передання майнових прав – “продаж майна з правом або зобов’язанням зворотного викупу” (див. п.4 ч.1 ст.34 Закону № 1255). 
______________________________________

На нашу думку, термін “дозвіл на використання” у цій нормі вжито законодавцем невдало. Більш влучним був би термін, як у ЦКУ – “згода”, наприклад, – “згода ліцензіара на передання ліцензіатом права на використання твору іншій особі (субліцензіату)”.

Згідно з другим абзацом частини 3 статті 50 ЗУАіСП, субліцензіат має право укладати наступні субліцензійні договори, якщо таке повноваження передбачено для наступних субліцензіатів основним ліцензійним договором.

У цій нормі йдеться про право субліцензіата укладати наступні субліцензійні договори.

Якщо буквально читати норму, можна уявити, що субліцензіат може укладати наступні субліцензійні договори. Тобто, навіть не один, а щонайменше – два. Інакше кажучи, вчиняти ті самі дії, на які має право лише одна особа – особа, яка має виключне право дозволяти використання твору іншими особами, тобто, суб’єкт майнових авторських прав.

Оскільки такий висновок суперечить закону, залишається припустити, що в цій нормі йдеться про право субліцензіата передати (у сенсі відчуження) своє право використання твору, яке він отримав від ліцензіата, наступній особі (суб-субліцензіат), якщо таке повноваження передбачено для наступних субліцензіатів основним ліцензійним договором.

Згідно з частиною 4 статті 50 ЗУАіСП, у разі відсутності визначення у субліцензійному договорі виду ліцензії вважається, що ліцензія є невиключною.

З цієї норми випливає, що право субліцензіата на використання твору може виключати можливість використання ліцензіаром твору у сфері, право на використання у якій має субліцензіат, а також виключати можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання твору у зазначеній сфері.

Оскільки субліцензіат набув право на використання твору від ліцензіата, це означає, що ліцензія у ліцензіата також була виключною.

Ліцензіат, якому надана виключна ліцензія, має право звертатися за захистом авторського права та/або суміжних прав до суду з будь-якими вимогами, зокрема, вимагати стягнення компенсації. На нашу думку, таку можливість слід надати також субліцензіату, якому надана виключна субліцензія, відповідно доповнивши п.2 ч.1 ст.55 ЗУАіСП.

Висновок:

Субліцензійний договір, це договір за яким одна сторона (ліцензіат) передає другій стороні (субліцензіату), за згодою ліцензіара, право на використання об’єкта права інтелектуальної власності повністю або частково, а субліцензіат зобов’язується вносити плату за використання об’єкта.

Використані джерела

1. Загальна теорія держави і права : [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків : Право, 2011.