Можно ли забрать домен у нарушителя?

Обзор судебной практики по доменным спорам

Интернет на сегодняшний день – не просто средство коммуникации, а иэффективная площадка для проведения рекламы и продаж товаров и услуг. Естественно,в Интернете, так же, как в оффлайне, происходят нарушения прав интеллектуальнойсобственности. В немалой степени этому способствуют и довольно свободныеправила регистрации доменных имен. Поэтому споры между владельцами торговыхмарок, коммерческих наименований, с одной стороны, и регистрантами(владельцами) доменных имен, - с другой – распространенное явление.

Обращаясь в суд с исками о защите своих нарушенных прав, владельцы торговыхмарок и коммерческих наименований чаще всего заявляют 2 вида требований:

1)     обязатьответчика прекратить нарушение прав на торговую марку, коммерческоенаименование в доменном имени;

2)     отменитьделегирование доменного имени ответчика либо переделегировать доменное имя наимя истца.

Первое требование является классическим требованием, заявляемым в спорах онарушениях прав. Предъявление этого требования предусмотрено п.3 ч.2 ст.16Гражданского кодекса Украины. При наличии соответствующих доказательств,свидетельствующих о нарушении прав, суды удовлетворяют это требованиеправообладателей.

Что касается второго требования – здесь ситуация не столь однозначна. Далеепредставлен обзор судебных решений по отмене и переделегированию доменных имен,принятых судами общей юрисдикции и хозяйственными судами Украины за последниенесколько лет.

Негативная судебнаяпрактика

1.      Дело в отношении доменов michelin.com.ua, michelin.net.ua (№20/590). Рассматривалось тремя инстанциямихозяйственных судов. В итоге 8 июня 2010г. Высшим хозяйственным судом Украиныбыло принято окончательное решение:

- обязать регистранта доменного имени michelin.net.ua, а также лицо, чья деятельность рекламироваласьна указанном сайте, прекратить любое использование обозначения MICHELINв доменном имени michelin.net.ua.

- в удовлетворении остальных требований –отказать.

Среди других требований были требования обязать регистраторов провестимероприятия по передаче доменных имен на имя истца. Суды обосновали отказ вудовлетворении данных требований тем, что согласно Правилам домена .UA регистраторы доменных имен не наделеныполномочиями по переделегированию доменов, такими полномочиями наделенадминистратор публичного домена (ООО «Хостмастер»), который не являетсяответчиком в данном деле.

2.      Дело в отношении домена google.ua (№12/25, 12/25-20/334). Рассматривалось несколько лет, Высшимхозяйственным судом решение изменено и в части дела отправлено на новоерассмотрение. После вынесения 21 февраля 2011г. постановления Киевскимапелляционным хозяйственным судом окончательное решение вступило в силу. Итак,суды решили:

- обязать регистранта прекратить использованиекоммерческого наименования Googleв доменном имени google.ua;

- отказать в удовлетворении требования обязать ООО«Хостмастер» прекратить (отменить) делегирование доменного имени google.ua.

Отказ в удовлетворении требования об отмене доменного имени имел несколькообоснований. Во-первых, суды пришли к выводу о том, что администратор домена .ua ООО «Хостмастер» сам не использует спорноедоменное имя и не нарушает никаких прав истца. Во-вторых, было указано, что ООО«Хостмастер», как уполномоченная организация, не наделен Законом Украины «Отелекоммуникациях» полномочиями касательно принятия решения об отменеделегирования частного доменного имени в публичном домене и отмене указанногодоменного имени. И в-третьих, ни статьей 16 Гражданского кодекса Украины, ниЗаконом Украины «О телекоммуникациях», ни другим действующимнормативно-правовым актом не предусмотрено способа защиты, который определенистцом в иске.

3.       Делав отношении доменных имен leroymerlin.kiev.ua (№20/68), mobilochka.com.ua,mobilochka.kiev.ua (№2-4408/09), fujikura.com.ua (№20/296).

Решения  были приняты хозяйственнымисудами и судами общей юрисдикции в 2009-2011 годах. В судебном процессекасательно fujikura.com.ua решение пока принято только первой инстанцией. Вовсех указанных делах было отказано в удовлетворении исковых требований об отменеи переделегировании доменных имен. Среди мотивов отказов – эти требованиязаявлены к регистратору и администратору, а они не нарушали прав истцов, у нихнет полномочий на такие действия, и законодательством Украины не предусмотрентакой способ защиты.

Однако в украинской судебной практике есть примеры и положительных решенийоб отмене и переделегировании доменных имен. При этом такие требованиязаявлялись к регистрантам (владельцам) доменных имен. Кроме прочего, судыучитывали дополнительные особые обстоятельства, имевшиеся в деле.

Положительная судебнаяпрактика

4.      Дело в отношении доменных имен pegintron.com.ua, sсhering-plough.com.ua (21/462).

Решением Хозяйственного суда г.Киева от 25 ноября 2008г. иск былудовлетворен, действия регистранта по использованию спорных доменов былипризнаны нарушающими право собственности истца на торговые марки, делегированиеспорных доменных имен ответчику было отменено. Кроме других обстоятельств, судсослался на то, что материалы дела содержат доказательства обращениярегистранта (ответчика) с заявлением к третьему лицу – регистратору об отменеуслуг по делегированию, сопровождению и технической поддержке доменного имени  sсhering-plough.com.ua, однако доказательствтакой отмены в материалах дела нет. Суд учел, что согласно  п.2.14 Правил домена .uaделегирование доменного имени может быть отменено, в том числе, пособственному желанию регистранта; по решению суда. С учетом этих обстоятельствсуд признал обоснованными исковые требования об отмене делегирования спорныхдоменных имен.

5.       Делов отношении доменного имени ria.ua(№2-3374/10).

Заочным решением Ленинского районного суда г.Винницы от 26 апреля 2010г. искк регистранту домена ria.ua был удовлетворен. Суд решил прекратить право ответчикана доменное имя ria.ua и признать за истцом право на регистрацию(делегирование, переделегирование) доменного имени ria.ua. При этом были учтенытакие обстоятельства. Доменное имя ria.ua было делегировано ответчику наосновании свидетельства на торговую марку, которая на сегодняшний деньпринадлежит истцу. Исходя из этого, суд решил, что у истца отсутствуютоснования использовать доменное имя ria.ua, а истец, реализуя свое право наиспользование торговой марки, имеет право на регистрацию (делегирование)доменного имени ria.ua.

 Размышления

Как видим, судебная практика в отношении требований об отмене ипеределегировании доменных имен довольно противоречива. Следует учесть, чтоположительные решения относительно этих требований принимались только судамипервой инстанции (впоследствии не обжалованы, вступили в силу). Практикиотказов в удовлетворении таких требований больше, и такую практику создали каксуды первой инстанции, так и апелляционные суды. Высший хозяйственный суд, хотядважды и пересматривал такие дела, но окончательные решения не выносил (по делукасательно michelin.com.ua, michelin.net.ua жалоба в ВХСУ подаваласьотносительно другого требования по делу, а в деле google.ua ВХСУ отправил делона новое рассмотрение, окончательное же решение не принимал).

Анализ мотивов отказов в удовлетворении требований об отмене ипеределегировании доменных имен позволяет сделать следующие выводы:

1)     первые2 мотива связаны с лицами-ответчиками. Суды считают, что такие требования немогут быть предъявлены регистраторам и администраторам доменных имен помотивам:

1.1.этилица не нарушают прав истцов;

1.2.уэтих лиц отсутствуют полномочия на указанные в требованиях действия.

2)     3-ймотив – отсутствие такого способа защиты в законодательстве Украины, - связан справами истца, а не с лицом-ответчиком.

В ответ на первые 2 мотива для отказа в удовлетворении требований об отменеи переделегировании доменов можно было бы предложить предъявлять такие иски крегистрантам, а не к регистраторам и администраторам доменных имен.

Однако 3-й мотив для отказа стойко фигурирует в решениях конца 2010 – 2011годов – т.е. в самой свежей судебной практике. Да, при этом отказывалось висках к регистраторам и администраторам, но что помешает судам сослаться наэтот же аргумент при рассмотрении исков к регистрантам?

Альтернативный путь длядоменов второго уровня в зоне .ua

Следует отметить, что на сегодняшний день уже есть положительная практикаотмены доменных  имен второго уровня вдомене .ua путем признания свидетельств орегистрации торговых марок недействительными в судебном порядке (посколькуторговая марка является основанием для регистрации таких доменов). При этом, еслипозволяет доказательная база, лучше идти по пути признания торговой марки истцахорошо известной в Украине (естественно, необходимо признавать торговую маркурегистранта недействительной как раз по причине схожести с хорошо известнойторговой маркой). Это помогает обезопасить истца от регистрации ответчикомторговых марок в других классах МКТУ с целью получения основания для продленияделегирования домена в случае признания первоначальной торговой маркинедействительной.

 По такому пути пошла американскаякорпорация  Гугл.Инк., и в итоге теперьей принадлежит домен google.ua. Этот путь выбралаи компания Ютьюб ЛЛС.

И еще пару слов

Владельцы торговых марок и коммерческих наименований стойко борются именноза отмену либо переделегирование доменов, нарушающих их права. Почему? Ведьможно же получить решение о запрете использования в домене их объекта? Эточетко предусмотренный законодательством способ защиты, чего же еще хотеть? На самом деле, правообладатели простохотят гарантий того, что вложив силы и средства в судебные процессы по защитесвоих прав в интернете, они не окажутся у разбитого корыта. Ведь судебный запретдействует только в отношении конкретного лица-регистранта. И в случаепеределегирования этим регистрантом доменного имени другому лицу запретпрекращает действовать. Новый регистрант тоже может начать пользоваться доменомс нарушением прав, и тогда снова впереди судебные процессы…

Получается, что для защиты прав владельцев торговых марок и коммерческихнаименований недостаточно такого способа защиты, как запрет использования вдомене.  В полной мере права будутзащищены только в том случае, если домен-нарушитель будет отменен либопеределегирован правообладателю. Такая возможность предоставленаправообладателям во многих странах мира, включая Российскую Федерацию. Естьнадежда, что в перспективе в Украине тоже можно будет эффективно защищать своиправа в интернете.

         Опубликовано в Судебно-юридической газете №47 (115) от 05 декабря 2011 года

Перепечатка,  полное или частичное копирование текстастатьи,  перевод, размещение статьи или  ее  переводов  на других сайтах  и иных интернет-ресурсах, любое другое ее использование  без  письменного  разрешения автора строго запрещены! Нарушение запрета влечет за собойответственность согласно Закону Украины «Об авторском праве и смежных правах»