Охорона нестандартних об'єктів ІВ: комерційне позначення

Зокрема, про це йдеться і у статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписаної у Стокгольмі 14 липня 1967 року, зі змінами 2 жовтня 1979 року, визначено поняття інтелектуальної власності. Так, відповідно до пункту ( viii ) вказаної статті Конвенції, «інтелектуальна власність» включає права, що відносяться до «… товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень, захисту від недобросовісної конкуренції…».

Дана конвенція чинна в Україні з 26 квітня 1970 року і, наразі, вона складає частину національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Цей міжнародний договір відносить комерційне позначення відноситься до переліку об’єктів інтелектуальної власності (у розумінні статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності), поруч з товарними знаками та знаками обслуговування. 

Як зазначено в статті 10. bis (недобросовісна конкуренція) «Паризької

конвенції про охорону промислової власності»:

(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту отнедобросовестной конкуренции.

Відповідно до тексту Паризької Конвенції, забороняються:

(3) 3. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Згідно viii пункту 2-ї статті (далі, однією із офіційних мов ВОІВ, російською) «Конвенции учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности»:

(viii) "интеллектуальная  собственность" включает права, относящиеся к:

     - товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим  обозначениям,

     - защите  против  недобросовестной  конкуренции,  а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной,  литературной  и  художественной   областях.

Як зазначено у 2-й статті Конвенції про промислову власність, до інтелектуальної власності відноситься, у тому числі, такі об'єкти, комерційні позначення. Цікаво, що комерційні позначення охороняються в Україні ще й спеціальним законодавством про захист економічної конкуренції (ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Виходячи із аналізу цих норм у сукупності, така охорона діє від дати пріоритету на використання такого позначення. Водночас, вимог щодо їх реєстраційної процедури на законодавчому рівні не встановлені. Разом з тим, в силу дії конвенцій на території України, такий об’єкт, як комерційне позначення, може досліджуватись за аналогією з торговельною маркою (знаком для товарів та послуг), за певними особливостями. Зрештою, термін «позначення» і є родовим поняттям і до торговельної марки (яка, за своєю правовою природою, також є позначенням - здатним вирізнити товар чи послугу одної особи від іншого (іншої), фактично, свого конкурента). Та, якщо говорити безпосередньо про позначення, то правову охорону для себе воно зможе отримати (навіть без реєстрації як знака), лише з точки зору захисту від недобросовісної конкуренції. Щоправда, положення законодавства і про захист прав споживачів містять аналогічну за своєю суттю норму про заборону нечесної підприємницької практики та положення про заборону введення споживача у оману щодо дійсної особи виробника. 

Фактично, базовою суттєвою відмінністю (між торговельною маркою та комерційним позначенням) у даному випадку є те, що правова охорона торговельної марки поширюється на зареєстроване позначення щодо переліку товарів і послуг згідно МКТП, що зазначені у свідоцтві (охоронному документі). Інші критерії охороноздатності можна вважати однорідними.

Слід варто наголосити зазначити, що комерційне позначення, все ж таки, за умови дотримання порядку та вимог закону, у подальшому може бути зареєстроване і як знак для товарів і послуг. Водночас, така реєстрація видозмінює лише правову природу цього об'єкту, але за своєю суттю, він так і залишатиметься позначенням. Звісно, комерційним, комерційним позначенням. 

Тобто, мова йде і про те, що знак для товарів та послуг, є видовим поняттям до родового "комерційне позначення". Звісно, знак має також і спеціальну охорону (про яку йшлося вище). 

У розрізі положень статтей 1, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», згідно з якими використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого позначення, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на його використання, є актом недобросовісної  конкуренції. 

У розумінні цих норм, не має значення, чи позначення отримало правову охорону як знак, чи ні. Головне, це - пріоритет на використання (прошу не плутати із пріоритетом заявки).  

Таким чином, визнане в Україні міжнародне законодавство забороняє будь-які дії, здатні спричинити змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Спробую виокремити також критерії, які ж дозволять нашому позначенню отримати правову охорону (без спеціальної реєстрації):

·    Розрізняльну здатність (інакше, воно і не буде змішуватися); ця вимога стосується усіх видів позначень - вона, так би мовити, є загальною. Цікаво, що таку здатність також можна набути шляхом тривалого використання, тобто "з часом".

·         Не вводити в оману щодо іншого товару (послуги) чи виробника; інакше не буде дотримано принципів добросовісного використання, набуття репутації.

·         Не порушувати інші умови надання правової охорони, яка надається знаку для товарів та послуг (тобто, бути добросовісним попереднім користувачем у розумінні ст.500 ЦК України).

·     Перебувати у конкуренції до порушника (принаймні, до супутніх товарів та послуг), діяти самим з дотримання чесних прав та звичаїв у конкуренції (адже визнання дій недобросовісними зведе нанівець усі потуги).

Фактично, приймаючи рішення про наявність змішування позначень, органи, уповноважені на розгляд справ про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, повинні спочатку з'ясувати чи таке позначення узагалі відповідає критеріям охороноздатності, інакше, ризикуватимуть наслідками скасування їхніх рішень, як незаконних (навіть, з формальних підстав).

 

Відповідно до ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності є НЕвичерпним і включає, зокрема: літературні та художні твори, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Разом з тим, є ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка до інтелектуальної власності відносить (до того ж, окремо) і комерційні позначення.

Звертається увага, що положення Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності має вищу юридичну силу у колізійній ієрархії, й не суперечить нормам ЦК України (Конвенція чинна в Україні з 1970).

Частина 1 статті 424 ЦК України визначає, що майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Стаття 16 ЦПК України передбачає також, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частина 2 вказаної статті визначає способи захисту цивільних прав та інтересів, до яких відносяться:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов'язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може також захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Сукупність положень ст.2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 1967 року, ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 420 ЦК України, Листа Мін'юста України від 30.01.2009 № Н-35267-18 "Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування неузгодженості між підзаконними ...", комерційні позначення, що використовують суб’єкти господарювання, відносяться до інтелектуальної власності та підлягають захисту згідно загальними правилами захисту прав інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що комерційні позначення можуть бути віднесені до інтелектуальної власності суб’єкта господарювання, за умови використання такого позначення та змоги вирізнити один товар чи послуг від іншого (іншої). Зві c но, і за умови, що таке використання не призводить й не може призвести до змішування з товарами чи послугами інших осіб. Фактично, комерційні позначення і складають (з-поміж інших) інтелектуальний капітал (нематеріальні активи) підприємства чи фізичної особи-підприємця. 

Таким чином, визнане в Україні міжнародне законодавство забороняє будь-які дії, здатні спричинити змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента. До поняття «змішування» (у контексті даного дослідження) необхідно віднести, у першу чергу, визначення і наукове обґрунтування можливості адекватного сприйняття українськими споживачами комерційного позначення і торговельної марки, що унеможливлює його змішування з іншими комерційними позначеннями і торговими марками.

Відверто кажучи, судової практики з приводу прямого звернення до суду за захистом права саме на комерційне позначення, не багато. Знаю лише про одну господарську справу (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56093053). Висновок суду базувався якраз на порівнянні позначення із зареєстрованим знаком для товарів та послуг, опираючись також і на висновок судової експертизи. Цитую: "У матеріалах справи наявний висновок вищезазначеної експертизи від 29 січня 2016 року № 4373 (т. 2, а.с. 5-12), згідно якого дизайн етикетки мінеральної води негазованої "Миргородська Лагідна" та дизайн етикетки мінеральної води негазованої "Червона Калина Лагідна" було визнано такими, що не є схожими до ступеню змішування; дизайн етикетки мінеральної води сильногазованої "Миргородська" та дизайн етикетки мінеральної води сильногазованої "Червона Калина Лагідна" не є схожими до ступеню змішування; у цивільному обігу (внаслідок обраного виробником способу використання) словесне позначення "Миргородська Лагідна" знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 137046 та словесний знак "Лагідна" за свідоцтвом України № 137048 не змішуються із словесним позначенням "Червона Калина Лагідна" (яке охороняється в Україні, як комерційне позначення Товариства), а їхня одночасна присутність на рикну не може призвести до змішування субєктів господарювання чи введення в оману споживачів, яке б вважалося проявом недобросовісної конкуренції чи нечесної підприємницької практики."

Тобто, фактично суд визнав, що словесний елемент підлягає правовій охороні в Україні, на правах комерційного позначення. 

Ще трохи зупинюся на питанні захисту прав на позначення, у порядку ст. 4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренціями» (у поєднанні зі статтею 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року). 

За версією цього дослідження такий захист є можливим а, у деяких випадках (наприклад, при визначенні виключної підсудності господарської справи про порушення майнових прав інтелектуальної власності за місцем вчинення порушення (замість місця знаходження порушника – як то практикується у випадку зі зверненням про захист від недобросовісної конкуренції), навіть доцільним та, зрозуміло, й дешевшим вийде сам доступ до правосуддя. Менше потрібно коштів на відрядні, менше енергії судових представників, менше часу.

То чи не варто скористатися такими можливостями?