Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
17.03.2016 16:00

Торговая марка или что делать если отказали

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Регистрация торговой марки – длительный процесс, который в среднем занимает 12-16 месяцев. В ходе регистрации, заявка проходит несколько этапов, один из последних - квалификационная экспертиза. Другими словами, экспертиза заявки по существу, на кото

Регистрация торговой марки – длительный процесс, который в среднем занимает 12-16 месяцев. В ходе регистрации, заявка проходит несколько этапов, один из последних - квалификационная экспертиза. Другими словами, экспертиза заявки по существу, на которой устанавливается отсутствие или наличие оснований для отказа в регистрации согласно ст. 6 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Возможными основаниями для отказа в регистрации являются: отсутствие у знака различительной способности; описательность; обманчивость обозначения в отношении товаров и услуг, имеющих другие свойства.

Данные основания для отказа были в нашем случае по заявке торговой марки «Econom class» (m 2014 05306), однако в результате правильно составленного возражения в пользу регистрации в Апелляционную палату Укрпатента, торговая марка будет зарегистрирована.

Аргументация, которая послужила в пользу регистрации торговой марки, описана ниже.

Основание для отказа по причине отсутствия у знака различительной способности довольно часто указывают обозначениям, которые не подпадают под данные критерии. Согласно п. 4.3.1.4. Правил составления и подачи заявки на знак для товаров и услуг (далее - Правила), отсутствием у знака различительной способности считается, если знак относится к «простым» обозначениям (состоящие из одной буквы, цифры, линии и т.п.); непосредственно изображения товара, который заявляется для регистрации; общеупотребительные сокращения и прочие.

Для оспаривания данного основания для отказа, необходимо исходить из того, что обозначению, которое имеет различительную способность, присущи определенные индивидуальные признаки. С помощью таких признаков потребитель будет иметь возможность отличить товары или услуги одних лиц от таких же товаров или услуг других лиц, получать определенную информацию относительно товара или услуги и лица, предлагающий товар или предоставляет услугу. Такие признаки знака могут указывать на особую привлекательность, наделять его узнаваемостью, отличительностью, привлекать внимание потребителя и способствуют выполнению знаком различительной функции.

В возражении в пользу регистрации знака следует описать особенность знака, смысловое значение, наличие визуальных объектов (логотип, стиль написания и т.п.), отсутствие общеупотребительного обозначения, «простого» значения и прочих основания согласно п. 4.3.1.4. Правил. Также, стоит предоставить доказательства использования торговой марки. Данная позиция была изложена в нашем возражении в пользу регистрации торговой марки «Econom class» (m 2014 05306), а также найдены схожие решения в пользу регистрации торговых марок по заявкам «LiveBoard» (m 2013 17071), «PENSIA» (m 2014 09039).

Обозначение может быть признано описательным , если оно указывает на вид, качество, количество, свойства, состав, назначение, ценность товаров и / или услуг, а также на место и время их изготовления или сбыта. К описательным обозначениям относятся простые наименования товаров; указание категории качества, свойства товаров; в том числе хвалебный характер; указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров, даты производства товаров; исторические данные по учреждению производства, изображения наград, выданных товару; видовые наименования предприятий, адреса производителей товаров или посредников.

Согласно практике Апелляционной палаты Укрпатента:

- описательным не является обозначение, если оно требует размышлений, определенных ассоциаций, а также ассоциации, которые возникают с обозначением, могут быть разными (решение по заявке «LiveBoard», m 2013 17071).

- обозначение может считаться описательным, если оно описывает ингредиенты (составляющие), качество, характерные черты, цель или назначение или результат использования определенных товаров и / или услуг и тому подобное. Если для того, чтобы сформулировать описательную суть знака необходимые размышления или объяснения, то такой знак в целом имеет различительную способность, то есть не может считаться описательным (решение по заявке «Digital Signage», m 2013 17069).

Для оспаривания данного основания для отказа, рекомендуем указать все различительные особенности вашего обозначения (смысловое значение, визуальные особенности и прочее), указание конкретной сферы применения, а также доказательства использования торговой марки. Не будет лишним сослаться на общеизвестные словари, в которых отсутствует толкование заявленного обозначения. В некоторых случаях, как было и по нашей заявке, необходимо заявить о сокращении перечня спорных товаров и услуг, если обозначение действительно является описательным для них.

Обманчивыми или такими обозначениями, которые могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу, являются обозначения, порождающие в сознании потребителя ассоциации, связанные с определенным качеством, географическим происхождением товара (услуг) или с определенным производителем, которые на самом деле не соответствуют действительности. Обозначение может быть признано обманчивым или таким, что способно вводить в заблуждение, когда очевидно, что оно в процессе использования торговой марки не исключает опасности введения в заблуждение потребителя.

Согласно практике Апелляционной палаты Укрпатента, обманчивые обозначения - обозначение или его элементы, содержащие сведения, которые однозначно воспринимаются потребителем как ложные, неправильные, или как, не соответствуют реальным фактам относительно свойств или других качественных характеристик товаров или характера услуг, происхождения товаров или услуг, а также сведения, искажающие истину, или сознательно представляются как истинные. Если такие сведения в обозначении является очевидным фактом и не нуждаются доказательств или объяснений, обозначения в целом считается обманчивым. Данную позицию, когда устанавливается, что обозначение не является обманчивым или вводящим в заблуждение потребителей, можно увидеть по заявкам «Econom class» (m 2014 05306), «SULSEN» (m 2014 02990), «GREEN BEANS» (m 2012 21411).

Кроме этого, при составлении возражений в пользу регистрации торговых марок, рекомендуем применять ст. 6quinquies Парижской конвенции «Об охране промышленной собственности» и п. 4.3.1.8. Правил, согласно которым, при принятии решения о возможности регистрации знака, учитываются все сведения, свидетельствующие в пользу регистрации знака, в частности, использование обозначения и продолжительность такого использования. К таким доказательством можно отнести: раннее зарегистрированные схожие торговые марки, в том числе в других странах; договоры о разработке и использовании торговой марки, в том числе по передаче исключенных имущественных прав; использование торговой марки на товаре, услугах, вывесках, рекламе и прочих объектах; информация в Интернете (веб-сайты, в том числе заявителя, социальные сети и т.п.); опросы конечных потребителей; наименование компаний, использование обозначения в учредительных документах компании; ссылки на ранее зарегистрированные аналогичные или схожие торговые марки других заявителей в заявленных или других классах товаров и услуг; прочая информация, которая может служить в пользу регистрации.

В качестве заключения, хотелось бы отметить, что не всегда решения в отказе регистрации торговой марки – правомерные. В таких случаях необходимо использовать действующие механизмы по оспариванию подобных решений, в частности обращаться в Апелляционную палату Укрпатента. Составление возражения в пользу регистрации торговой марки – трудоемкий процесс, который должен быть основан на особенности торговой марки (как визуального и смыслового значения знака, так и доказательств использования, сбора всех возможных данных в пользу регистрации), а также на сложившейся практике Апелляционной палаты Укрпатента.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net