Торговая марка или что делать если отказали

Регистрация торговой марки – длительный процесс, который в среднем занимает 12-16 месяцев. В ходе регистрации, заявка проходит несколько этапов, один из последних - квалификационная экспертиза. Другими словами, экспертиза заявки по существу, на кото

Регистрацияторговой марки – длительный процесс,который в среднем занимает 12-16 месяцев.В ходе регистрации, заявка проходитнесколько этапов, один из последних -квалификационная экспертиза. Другимисловами, экспертиза заявки по существу,на которой устанавливается отсутствиеили наличие оснований для отказа врегистрации согласно ст. 6 Закона «Обохране прав на знаки для товаров иуслуг».

Возможнымиоснованиями для отказа в регистрацииявляются: отсутствие у знака различительнойспособности; описательность; обманчивостьобозначения в отношении товаров и услуг,имеющих другие свойства.

Данныеоснования для отказа были в нашем случаепо заявке торговой марки «Econom class» (m2014 05306), однако в результате правильносоставленного возражения в пользурегистрации в Апелляционную палатуУкрпатента, торговая марка будетзарегистрирована.

Аргументация,которая послужила в пользу регистрацииторговой марки, описана ниже.

Основаниедля отказа по причине отсутствия у знакаразличительной способностидовольно часто указывают обозначениям,которые не подпадают под данные критерии.Согласно п. 4.3.1.4. Правил составления иподачи заявки на знак для товаров иуслуг (далее - Правила), отсутствием узнака различительной способностисчитается, если знак относится к «простым»обозначениям (состоящие из одной буквы,цифры, линии и т.п.); непосредственноизображения товара, который заявляетсядля регистрации; общеупотребительныесокращения и прочие.

Дляоспаривания данного основания дляотказа, необходимо исходить из того,что обозначению, которое имеетразличительную способность, присущиопределенные индивидуальные признаки.С помощью таких признаков потребительбудет иметь возможность отличить товарыили услуги одних лиц от таких же товаровили услуг других лиц, получать определеннуюинформацию относительно товара илиуслуги и лица, предлагающий товар илипредоставляет услугу. Такие признакизнака могут указывать на особуюпривлекательность, наделять егоузнаваемостью, отличительностью,привлекать внимание потребителя испособствуют выполнению знакомразличительной функции.

В возражениив пользу регистрации знака следуетописать особенность знака, смысловоезначение, наличие визуальных объектов(логотип, стиль написания и т.п.), отсутствиеобщеупотребительного обозначения,«простого» значения и прочих основаниясогласно п. 4.3.1.4. Правил. Также, стоитпредоставить доказательства использованияторговой марки. Данная позиция былаизложена в нашем возражении в пользурегистрации торговой марки «Econom class»(m 2014 05306), а также найдены схожие решенияв пользу регистрации торговых марок позаявкам «LiveBoard» (m 2013 17071), «PENSIA» (m 201409039).

Обозначениеможет быть признано описательным,если оно указывает на вид, качество,количество, свойства, состав, назначение,ценность товаров и / или услуг, а такжена место и время их изготовления илисбыта. К описательным обозначениямотносятся простые наименования товаров;указание категории качества, свойстватоваров; в том числе хвалебный характер;указания материала или состава сырья;указание веса, объема, цены товаров,даты производства товаров; историческиеданные по учреждению производства,изображения наград, выданных товару;видовые наименования предприятий,адреса производителей товаров илипосредников.

Согласнопрактике Апелляционной палаты Укрпатента:

-описательным не является обозначение,если оно требует размышлений, определенныхассоциаций, а также ассоциации, которыевозникают с обозначением, могут бытьразными (решение по заявке «LiveBoard», m2013 17071).

-обозначение может считаться описательным,если оно описывает ингредиенты(составляющие), качество, характерныечерты, цель или назначение или результатиспользования определенных товаров и/ или услуг и тому подобное. Если длятого, чтобы сформулировать описательнуюсуть знака необходимые размышления илиобъяснения, то такой знак в целом имеетразличительную способность, то есть неможет считаться описательным (решениепо заявке «Digital Signage», m 2013 17069).

Дляоспаривания данного основания дляотказа, рекомендуем указать всеразличительные особенности вашегообозначения (смысловое значение,визуальные особенности и прочее),указание конкретной сферы применения,а также доказательства использованияторговой марки. Не будет лишним сослатьсяна общеизвестные словари, в которыхотсутствует толкование заявленногообозначения. В некоторых случаях, какбыло и по нашей заявке, необходимозаявить о сокращении перечня спорныхтоваров и услуг, если обозначениедействительно является описательнымдля них.

Обманчивымиили такими обозначениями, которые могутввести в заблуждениеотносительно товара, услуги или лица,производящего товар или предоставляющегоуслугу, являются обозначения, порождающиев сознании потребителя ассоциации,связанные с определенным качеством,географическим происхождением товара(услуг) или с определенным производителем,которые на самом деле не соответствуютдействительности. Обозначение можетбыть признано обманчивым или таким, чтоспособно вводить в заблуждение, когдаочевидно, что оно в процессе использованияторговой марки не исключает опасностивведения в заблуждение потребителя.

Согласнопрактике Апелляционной палаты Укрпатента,обманчивые обозначения - обозначениеили его элементы, содержащие сведения,которые однозначно воспринимаютсяпотребителем как ложные, неправильные,или как, не соответствуют реальнымфактам относительно свойств или другихкачественных характеристик товаровили характера услуг, происхождениятоваров или услуг, а также сведения,искажающие истину, или сознательнопредставляются как истинные. Если такиесведения в обозначении является очевиднымфактом и не нуждаются доказательствили объяснений, обозначения в целомсчитается обманчивым. Данную позицию,когда устанавливается, что обозначениене является обманчивым или вводящим взаблуждение потребителей, можно увидетьпо заявкам «Econom class» (m 2014 05306), «SULSEN» (m2014 02990), «GREEN BEANS» (m 2012 21411).

Кромеэтого, при составлении возражений впользу регистрации торговых марок,рекомендуем применять ст. 6quinquies Парижскойконвенции «Об охране промышленнойсобственности» и п. 4.3.1.8. Правил, согласнокоторым, при принятии решения о возможностирегистрации знака, учитываются всесведения, свидетельствующие в пользурегистрации знака, в частности,использование обозначения ипродолжительность такого использования.К таким доказательством можно отнести:раннее зарегистрированные схожиеторговые марки, в том числе в другихстранах; договоры о разработке ииспользовании торговой марки, в томчисле по передаче исключенных имущественныхправ; использование торговой марки натоваре, услугах, вывесках, рекламе ипрочих объектах; информация в Интернете(веб-сайты, в том числе заявителя,социальные сети и т.п.); опросы конечныхпотребителей; наименование компаний,использование обозначения в учредительныхдокументах компании; ссылки на ранеезарегистрированные аналогичные илисхожие торговые марки других заявителейв заявленных или других классах товарови услуг; прочая информация, котораяможет служить в пользу регистрации.

В качествезаключения, хотелось бы отметить, чтоне всегда решения в отказе регистрацииторговой марки – правомерные. В такихслучаях необходимо использоватьдействующие механизмы по оспариваниюподобных решений, в частности обращатьсяв Апелляционную палату Укрпатента.Составление возражения в пользурегистрации торговой марки – трудоемкийпроцесс, который должен быть основанна особенности торговой марки (каквизуального и смыслового значениязнака, так и доказательств использования,сбора всех возможных данных в пользурегистрации), а также на сложившейсяпрактике Апелляционной палаты Укрпатента.