Реєстрація торговельної марки для інтернет-магазину: юридичний аспект

В публікації розглянуто основні юридичні нюанси реєстрації торговельної марки для інтернет-магазинів:

Торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається двома складовими:

1)    зображенням торговельної марки

та

2)    переліком товарів і послуг, для яких вона зареєстрована.

Якщо майбутній інтернет-магазин / маркетплейс планує зареєструвати торговельну марку для своєї діяльності (наприклад щоб отримати красиве доменне ім’я в зоні другого рівня .UA), з метою уникнення витрат часу, грошей та ресурсів, доцільним  перед поданням заявки на реєстрацію торговельної марки є проведення попереднього аналізу можливостей реєстрації позначення як торговельної марки через призму наведених вище двох складових.

І саме для інтернет-магазинів є нюанси. 

І. Вибір необхідного переліку послуг для інтернет магазину. 

Так вже історично склалось, що товари та послуги в переважній більшості країн світу (якщо бути точним - 88 країнах світу) класифікуються за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). Всього існує 45 класів; з 1-го по 34-й – «товарні» класи; з 35-го по 45-й – класи щодо послуг. Вартість зборів за реєстрацію торговельної марки якраз найбільше і залежить саме від кількості заявлених класів (в Україні – безвідносно до кількості заявлених позицій всередині класу). Актуальний перелік товарів та послуг МКТП українською можна знайти за посиланням.

І тут нас «вітає» перший сюрприз.  Найближчий до запитуваної діяльності клас – 35-й, але в ньому немає «послуг інтернет-магазинів». Що робити?

1.1. Необхідно «зібрати» і заявити всі  «суміжні» послуги в 35-му класі. Наприклад, можна скористатись таким запропонваним мною переліком (актуальний на 2021й рік):

адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; маркетинг цільовий; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності.

1.2. що стосується безпосередньо «послуг інтернет-магазинів».  Насправді, нічого страшного, що їх в запропонованому переліку послуг МКТП немає. Заявник має право самостійно дописати (заявити) назви  товару чи послуги, яких немає в чинній редакції МКТП, але є ці назви мають бути зрозумілими для ідентифікації товарів і послуг для віднесення їх до відповідного класу МКТП.

Для інтернет-магазинів та магазинів  «перевірку часом» пройшли наступні формулювання заявленої послуги:

Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів  (крім їх транспортування), що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах;

Розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги.  

1.3. дуже часто доцільним (чому буде сказано нижче в публікації) є уточнення в переліку товарів та послуг торгівля якими саме товарами  відбувається в інтернет-магазині.

Зробити таке уточнення можна різними шляхами.

1.3.1. Уточнення конкретних товарів після кожної заявленої послуги. Наприклад, торговельна марка № 298238.

1.3.2. Уточнення наприкінці переліку 35-го класу «- всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів (перелік) … » Наприклад, торговельна марка № 302868

1.3.3. Здійснювати уточнення не по конкретним товарам, а по класам МКТП, до яких ці товари віднесені. Наприклад, торговельна марка № 299084

1.3.4. Або ж не робити уточнення взагалі. Наприклад, торговельна марка  № 238020

Який саме варіант обрати – залежить від конкретної ситуації. 

ІІ. Вибір назви / логотипу – вибір зображення торговельної марки.

Тут все стандартно. Є так звані «абсолютні» та «відносні» підстави для відмови у наданні правової охорони.  

З «абсолютними» критеріями все більш-менш зрозуміло: не можна зареєструвати позначення «рекламна агенція» для послуг рекламних агентств. Не можна реєструвати нацистську свастику, порнографічний контент і т.д.

З «відносними» критеріями цікавіше. Називаються вони «відносними»,  бо позначення перевіряється по відношенню до чогось.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

• торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

• торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

• торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

• комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

• знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

• торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Не реєструються як торговельні марки також позначення, які відтворюють:

• промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

• назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. 

Під час експертизи схожість позначень визначається за такими критеріями:

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими  позначеннями, до композиції  яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Зображувальні та об'ємні  позначення,  заявлені  як  знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в  композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Комбіновані позначення,  заявлені як  знаки,  порівнюються  з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

І тут нас очікує другий «сюрприз». Якщо «товарні» заявки перевіряються  на тотожність та схожість в межах класу та в межах споріднених класів (наприклад, позначення для лікарських засобів (5й клас за МКТП) буде перевірятися не тільки в 5, а і в 1, 3 та 10 класах за МКТП для споріднених товарів), то для послуг 35-го класу МКТУ заклад експертизи встановлює схожість щодо всіх тридцяти чотирьох "товарних" класів за МКТП.

Тому, не виконавши достатній обсяг «домашньої роботи» - попереднього аналізу ризиків, можна отримати  примірно таке повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака (Форма Т-09) від закладу експертизи:

заявлене позначення для послуг 35 класу, пов‘язаних з введенням в цивільний оборот товарів ХХХ  класу (клас в якому зареєстроване протиставлене позначення), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можливо сплутати з словесним знаком YYYY  раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ZZZ щодо споріднених послуг. 

Втім, отримання повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака – не остаточний вирок. В подібному до описаного вище сценарію слід здійснити уточнення заявлених послуг щодо конкретних товарів (див 1.3.) та навести інші додаткові аргументи (за наявності) на користь реєстрації позначення. В такому разі шанси на підсумковий успіх вбачаються високими.

Таким чином, правильний вибір торговельної марки для інтернет-магазину насправді є не такою легкою задачею і потребує якісного юридичного супроводу.