Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.

19.12.2011 11:34

Как зарегистрировать торговую марку?

Юрій Трачук Патентний повірений, тренер програми РАДА USAID, FDI-професіонал

Торговая марка или знак для товаров и услуг (англ. trademark) представляет собой обозначение (символ) согласно которому товары и/или услуги одних лиц отличаются от продуктов (товаров или услуг), предлагаемых другими - их конкурентами на определенном рынке.

Торговая марка или знак для товаров и услуг (англ. trademark) представляет собой обозначение (символ) согласно которому товары и/или услуги одних лиц отличаются от продуктов (товаров или услуг), предлагаемых другими - их конкурентами на определенном рынке. Такими обозначениями могут быть слова, цифры, изобразительные элементы, комбинации цвета. В Гражданском кодексе Украины относительно знака для товаров и услуг употреблялся термин «торговая марка». Сейчас его заменили на «знак для товаров и услуг». По своей сущности, термины «знак для товаров и услуг», «торговая марка», «сервисная марка» означают одно и то же понятие, а потому могут употребляться как равнозначные. Разница лишь в подходах: марка - термин англоязычный, знак – слово французского происхождения.

(Итак, мы будем использовать в дальнейшем один из них, как синоним - равноценный термин по семантическому признаку).

Что же означает понятие «зарегистрировать торговую марку» или «регистрация торговой марки»?

Зарегистрировать знак означает успешно пройти все этапы процедуры с его государственной регистрации, что, как правило (по стандартной процедуре), занимает чуть больше года. В результате - исключительные права собственности на нематериальный объект - торговую марку (товарный знак) - именно Вы станете ее правообладателем, а это коммерческое обозначение - Вашим частным капиталом. Как капитал, торговая марка (товарный знак) может выступать как самостоятельный рыночный игрок - товар. А как и в случае с товарами, торговые марки продают, передают, используют, запрещают или разрешают пользоваться другим. Кроме того, торговую марку можно внести в качестве нематериального актива как взнос в уставный фонд предприятия, то есть инвестируют в него, предоставляют лицензии на использование (фактически, умножая или воспроизводя свой товар непромышленным образом, не затрачивая средств на физическое его изготовление - т.н. франчайзинг). К тому же, регистрация торговой марки дает нам право регистрировать одноименное доменное имя (название сайта) в доменной зоне высшего уровня - в зоне www.имя.UA.

Как же осуществить регистрацию торговой марки в Украине?

Регистрировать в Украине, фактически, можно любое обозначение на любом языке, при этом не нарушая определенных норм законодательства о торговых марках. Обозначение может быть как словесным (словом, словосочетанием), так и графическим (графический логотип, рисунок, изображение) или комбинацией словесного и графического элементов (комбинированное обозначение). Конечно же, есть и другие виды обозначений, например звуковые, обонятельные, объемные, мультимедийные, однако они не слишком распространены.

Далее необходимо определиться с тем, по какой сфере будет использоваться наше обозначение. Все существующие в мире продукты и услуги классифицированы и объединены в 45 различных классов Международного классификатора товаров и услуг (сокращенно - МКТУ). Одно обозначение можно регистрировать для одного, нескольких или всех классов классификатора.

После того как мы определились с нашим обозначением и классами МКТУ, необходимо подготовить заявочные материалы на регистрацию знака для товаров и услуг (торговой марки) и представить их в учреждение государственной экспертизы - ГП «Украинский институт промышленной собственности» (Укрпатент). Не забудьте, что с даты подачи заявки на регистрацию торговой марки в течение 2-х месяцев необходимо уплатить сбор за ее подачу. После уплаты государственной пошлины за подачу заявки возврата (имеется в виду возврат денег, потому что заявку отозвать, конечно, можно) назад нету - процедура делопроизводства уже запущена. После поступления сбора, получаем сообщение Укрпатента об установлении даты подачи заявки на регистрацию знака для товаров и услуг. Данное сообщение свидетельствует о том, что все сборы за подачу заявки уплачены в полном объеме и успешно пройдено первую стадию экспертизы - установление даты подачи заявки (этот документ иногда называют «справка о приоритете»). Следовательно, заявка автоматически перешла на этап формальной экспертизы, более того, теперь Вы имеете законное право проставлять предупредительную маркировку «ТМ» наряду с собственным обозначением. Указанная маркировка свидетельствует, что проходит процедура экспертизы знака для товаров и услуг и он уже подпадает под действие временной охраны (права собственности на знак действуют с даты подачи заявки, то есть права интеллектуальной собственности на обозначение уже охраняются Законом). После получения свидетельства на знак для товаров и услуг, Вы сможете проставлять охранный знак (маркировка) «®», которое означает, что обозначение зарегистрировано в патентном ведомстве.

Далее заявка спокойно «отлеживается» в Укрпатенте до 6 месяцев (конвенционный приоритет - ждет остальные заявки из-за границы), после чего проводится собственно этап формальной экспертизы (2-ой этап).

На стадии формальной экспертизы проводится проверка достаточности и правильности оформления заявочной документации: соответствие материалов, даты их выдачи и полномочий лиц, каждое наименование товара или услуги (а их может быть сотни тысяч) и другие. По результатам получаете заключение учреждения экспертизы Укрпатента о соответствии заявки требованиям ст. 7 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» или письмо (запрос) о необходимости внесения изменений или получения дополнительных материалов. Документ об успешном прохождении этой стадии является свидетельством того, что нами успешно пройден этап формальной экспертизы, а заявка перешла на следующий уровень регистрации - квалификационную экспертизу (или так называемую «экспертизу по существу»).

Квалификационная экспертиза - проведение анализа возможности предоставления правовой охраны для нашего обозначения. Учреждение научно-технической экспертизы (Укрпатент) проводит проверку обозначения на соответствие нормам публичной морали, также не вводит ли обозначение в заблуждение относительно производителя товара (предоставителя услуги), не предоставляет ли обозначение качественных и количественных преимуществ на рынке, не нарушаются ли права владельцев других знаков (тождественных или похожих обозначений) и другие. После прохождения экспертизы учреждение выносит положительное или предварительное негативное (о возможном отказе) решение относительно обозначения. Положительное решение экспертизы (о соответствии обозначения условиям предоставления правовой охраны в Украине) является решением о регистрации знака.

Отрицательным (не соответствует условиям правовой охраны) является решение об отказе в регистрации обозначения. Следует отметить, что перед вынесением решения об отказе в регистрации, заявитель имеет возможность в течение 2-х месяцев со дня получения уведомления о возможном отказе подготовить мотивированное возражение на предварительное заключение экспертизы. В большинстве случаев (если их готовил высококвалифицированные патентовед - патентный поверенный), экспертиза принимает их во внимание и удовлетворяет ходатайство о регистрации знака (выносит соответствующее решение об этом).

После получения решения о регистрации, не забудьте оплатить в Укрпатент обязательный сбор за публикацию сведений о заявленное обозначение и в госбюджет государственную пошлину за выдачу охранного документа на объект интеллектуальной собственности - Свидетельство Украины на знак для товаров и услуг. После этого - Укрпатент проведет публикацию сведений о знаке и пришлет свидетельство на знак. Таким образом, стандартная процедура регистрации длится более года (как правило, 12-13 мес.), но существует возможность ее ускорения. За ускоренную процедуру делопроизводства по заявке Укрпатентом взимается дополнительная плата (от 2 тыс. грн.). Обычно, потребности ускорять процедуру регистрации нет, поскольку права на торговую марку возникают с даты подачи заявки, о чем и указывается в Свидетельстве на знак для товаров и услуг. Однако, в случае необходимости проведения неотложных действий по защите прав в случае совершения преступления (ст.229 УК Украины «незаконное использование зарегистрированного знака для товаров и услуг») или получении доменного имени высшего уровня в зоне. UA необходимо иметь зарегистрированный знак, то есть получить на него права, удостоверенные свидетельством или выпиской из государственного реестра (которая, кстати, является официальный свидетельством относительно сведений о знаке и играть существенную роль в подтверждении «жизненных шагов» знака - фиксирует передачу прав собственности, частичную передачу, его статус, владельцев, внесение изменений в свидетельство).

Итак, Вы решились регистрировать знак в Украине? Подайте заявку прямо сейчас!

Свидетельство выдается на 10 летний срок, поэтому его необходимо продолжать каждый раз снова на 10 лет, предварительно подав простое ходатайство и уплатив сбор за его продолжение). Фактически, срок действия свидетельства продлевается автоматически (при условии ходатайства и уплаты самого сбора).

Международная регистрация торговой марки

Регистрация торговой марки носит исключительно территориальный характер, поэтому если вы уже присутствуете или намерены выходить со своей продукцией или услугами на международные рынки, ваше обозначение следует защитить путем его регистрации по системе международной регистрации в странах составляющих коммерческий интерес. Это позволит зарегистрировать знак, подав только одну заявку в Международное бюро WIPO и выбрать сразу несколько (или все) страны Европы, СНГ или мира. Такой подход позволит Вам получить необходимую защиту для вывода вашей продукции (услуги) на другие рынки и существенно облегчает этот процесс.

Мадридская система регистрации - это процедура, согласно которой вы имеете право регистрировать свое обозначение в других странах - участницах только после того, как оно получит регистрацию в качестве знака для товаров и услуг в стране происхождения (в нашем случае в Украине). По этой системе возможна регистрация в 85 странах-членах Мадридского соглашения.

Возможна также подача заявки по процедуре международной регистрации согласно Мадридского протокола. Его единственное отличие от системы регистрации по Мадридскому соглашению это то, что подавать международную заявку на регистрацию обозначения в качестве знака для товаров и услуг можно сразу после подачи заявки в стране происхождения без необходимости ожидания его регистрации.

Регистрация европейской торговой марки (регистрация торговой марки европейского сообщества) - это предоставление одной заявки в Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Процедура оправдана, если вам необходима регистрация торговой марки в 2-х странах Европы и более. Процедура позволяет подавать одну заявку в один административный центр, в результате есть возможность получить правовую охрану сразу во всех странах Евросоюза. Однако, при отказе в регистрации вашего обозначения в одной из стран Европы, будет отказано в регистрации по всех других стран Европы, в которых будет регистрироваться торговая марка (!). Регистрация торговой марки европейского сообщества возможна лишь через европейского патентного поверенного (патентного поверенного одной из стран Евросоюза, успешно прошедшего квалификацию на статус европейского патентного поверенного).

Процедура регистрации разделена на 2 основных этапа - формальная экспертиза и экспертиза по существу. При формальной процедуры проверяется соответствие заявки, комплектности документов, не противоречит ли знак нормам публичной морали, наличие подписей, представителя заявителя. В дальнейшем заявка переходит на стадию квалификационной экспертизы - в национальных патентных ведомствах стран Евросоюза проводится поиск на предмет тождественности и схожести с уже зарегистрированными обозначениями. Если не найдено никаких обозначений, которые можно противопоставить вашему обозначению, заявка публикуется в официальном бюллетене ЕС. В течении 3 месяцев третьи лица могут оспорить его регистрацию. Если в течение 3-х месяцев таких ходатайств от указанных лиц не поступает, происходит регистрация Знака Содружества. Процедура в целом занимает около 1,5 года.

Уже есть свидетельство Украины или подали заявку на знак? Подавайте по системе международной регистрации!

Регистрация торговой марки в Российской федерации - если собираетесь выходить на российский рынок или упредить недобросовестное использование обозначения, можете выбирать один из вариантов регистрации: подавать «прямую заявку» в регистрирующее ведомство России (Роспатент) (самый дешевый вариант), подавать заявку согласно Мадридской системе с указанием приоритета в стране происхождения (дорогой вариант), либо подавать заявку через патентного поверенного Российской Федерации (цена зависит от ваших договоренностей с поверенным, но на практике, это едва ли не самый дорогой вариант). Процедура рассмотрения и регистрации заявки на знак для товаров и услуг в Российской федерации схожа с процедурой в Украине. Именно поэтому довольно часто наши украинские заявители обращаются к украинским патентным поверенным (стоимость услуг которых на порядок ниже российских коллег). Они подают заявку на регистрацию торговой марки в Российской Федерации, указывая адрес для переписки заявителя и от его имени - таким образом необходимость использования услуг патентного поверенного РФ отпадает и это, соответственно, значительно снижает стоимость регистрации торговой марки. Из нашего опыта, этот путь является достаточно удобным и контролируемым - поэтому с радостью поможем получить правовую охрану на товарный или сервисный знак России!

Обратите внимание!

Несмотря на, казалось бы, видимую очевидность и легкость, процедура экспертизы и регистрации торговой марки является достаточно сложной - успешность регистрации торговой марки зависит от многих факторов - условий использования торговой марки, преждепользования и обретения различительной способности, отсутствия сходства с другими уже зарегистрированными знаками по отношению к заявленным или смежным товарам и услугам и от многих других факторов. Именно поэтому, экспертиза заявки на знак носит научно-технический статус. Эксперты патентного ведомства имеют соответствующие полномочия на проведение такой экспертизы. Часто учреждение экспертизы направляет предварительные или окончательные отказы о регистрации обозначения. Поэтому, во избежание таких недоразумений и повышения шансов успешной регистрации желательно обращаться к профессионалам в этой области - патентным поверенным - статус которых официально подтвержден государством, как специалистов высшей квалификации в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности. Патентный поверенный окажет консультативную и практическую помощь, посоветует оптимальные пути обеспечения правовой охраны и защиты вашего обозначения.

Усі матеріали автора