Невикористання торговельної марки (далі – ТМ) може стати підставою для дострокового припинення дії свідоцтва в судовому порядку. Розглянемо деякі позиції Верховного суду в цій категорії справ.
Так, у разі безперервного невикористання ТМ протягом 5-ти років за заявою будь-якої особи термін дії свідоцтва такої ТМ може бути достроково припинено.
Аналіз положення статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закону України) та статті 198 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами - членами, з іншої сторони, яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі й ратифікована Україною 16.09.2014 (далі - Угода про асоціацію), дає підстави для твердження, що для визначення відсутності невикористання ТМ необхідна наявність таких умов:
фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг;
невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п’ятирічного строку;
наявність поважних причин такого невикористання.
Пропоную далі переглянути ці три критерії визначення відсутності невикористання ТМ та деякі висновки Касаційного господарського суду Верховного Суду (далі – КГС ВС), які стосуються кожного з них.
1. Відповідно до абз. 1 п. 3 ст. 18 Закону України ТМ може бути достроково припинена за рішенням суду, зокрема, якщо ТМ не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг.
Фактична наявність на ринку України спірних товарів та послуг (1) та невикористання/використання ТМ щодо кожного класу товарі в та послуг, за якими вона зареєстрована (2)були предметом судового розгляду КГС ВС у справі № 910/10906/22.
КГС ВС встановив, що судами не враховано висновку Верховного Суду (у постановах від 06.04.2023 у справі № 910/5815/21, від 01.02.2022 у справі № 910/10935/20, від 21.03.2018 у справі № 910/11414/17, від 29.05.2019 у справі № 910/8180/17, від 29.05.2019 у справі №910/12081/17, від 15.01.2019 у справі № 910/1546/18), про те, «що виходячи з правової сутності торговельноїмарки,умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг».
Верховний суд встановив, що суди першої та апеляційної інстанцій мають дослідити докази, наявні в матеріалах справи, що стосуються використання спірної торговельної марки та надати оцінку чи було належне використання спірної торговельної марки стосовно кожної з послуг (в даному випадку це 37, 38 та 42) класів МКТП, для яких вона зареєстрована.
Крім цього, КГС ВС дав оцінку аргументам позивача щодо відсутності фактичної наявності на ринку послуг із внесених до переліку за свідоцтвом на ТМ, а саме телекомунікаційних послуг. Хоча суди попередніх інстанцій і посилались на пункт 4 статті 18 Закону України та статті 197, 198 Угоди про асоціацію, втім не було висновків щодо обставин фактичної наявності на ринку України спірних послуг, на які позивач системно звертав увагу судів попередніх інстанцій.
КГС ВС дійшов до висновку, що ухвалюючи рішення в цій справі не було враховано, що умовою належного використання спірного зареєстрованого знака є його використання саме щодо кожного із зазначених у спірному свідоцтві послуг, а не використання торгової марки загалом а справу направив на новий розгляд. До речі це справа про ТМ Старлінк (посилання на постанову КГС ВС https://reyestr.court.gov.ua/Review/115409007#).
2. П’ятирічний термін невикористання рахується від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років (стаття 18 Закону України).
Питання, чи починається заново перебіг цього строку заново у зв’язку із зміною власника ТМ, стало предметом розгляду у справі № 910/8781/23, де Велика Палата Верховного суду дійшла висновку про відступлення від попередньої позиції КГС ВС.
Так, у попередньому висновку Верховного Суду у справі№ 757/34959/18-ц,яка ухвалена у подібних правовідносинах, йдеться про те, що суди попередніх інстанцій не врахували, щоз дати отримання особою прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з публікації відомостей про передачу йому вказаних прав станом на час звернення позивача до суду із цим позовом у липні 2018 року не сплив передбачений Угодою про асоціацію п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому дійшли безпідставного висновку щодо наявності правових підставдля дострокового припинення дії належного відповідачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п`ятирічного строку. За висновком Верховного Суду, суди попередніх інстанцій при вирішенні цієї справи не врахували, що законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.
Проте Велика Палата дійшла висновку про наявність підстав відступити від зазначеної вище позиції. Велика Палата відзначила, що як десятирічний строк охорони торговельної марки, так і п`ятирічний строк її безперервного невикористання починають перебіг відповідно з дати подання заявки та дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні) та не залежать від зміни власника (уповноваженого користувача) такої торговельної марки, хоч ця процедура може супроводжуватись видачею нового свідоцтва.
Велика Палата Верховного Суду вважає, що законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у залежність від зміни особи власника свідоцтва.Набувач права власності на торговельну марку під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку оцінює наявні ризики у зв`язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на торговельну марку (з постановою можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/126153470).
3. Закон України визначає, що дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством (абз. 3 п. 4 ст. 18).
Поважність причин невикористання була предметом розгляду КГС ВС у справі №910/10377/23 в аспекті підтвердження форс-мажорних обстави Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП) у зв’язку з початком війни та їх вплив на оспорювані правовідносини, а також застосування положень Закону України «Про захист прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану».
Перший момент стосувався того, чи можуть ці обставини бути підтверджені листом ТПП, який вона адресувала «Всім кого це стосується» після початку повномасштабного вторгнення. КГС ВС визначив, що до спірних відносин застосовуються висновки Верховного Суду у справі№910/7679/22, які мають загальний характер, про те, що лист ТПП є документом загального інформаційного характеру, цей лист не може вважатися сертифікатом ТПП, виданим відповідно до положень стаття 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», і не є доказом настання форс-мажору (обставин непереборної сили) для певного суб`єкта господарювання у конкретному зобов`язанні.
Крім цього, КГС ВС надав оцінку посиланням в рішенні попередніх інстанцій на абз.1 п. 1 ч. 1 Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України», який визначає зупинення строків. За висновком Верховного Суду тільки посилання на цю норму не може слугувати достатньої підставою для підтвердження зупинення строків п’ятирічного використання ТМ без належного дослідження і обґрунтування зв’язку цієї норми з положеннями ст. 18 Закону України.(постанова КГС ВС за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/121753691).
Проаналізовані вище висновки Верховного Суду свідчать, що при формуванні правової позиції у справах про дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ у зв’язку з її невикористанням необхідно звертати увагу на:
доведеність/спростування використання ТМ саме щодо кожного із зазначених у спірному свідоцтві послуг, а не використання ТМ загалом;
підтвердження поважності причини належними доказами. Якщо це підтвердження форс-мажорних обставин ТПП, то це можна підтвердити сертифікатом ТПП, але лист не є таким сертифікатом.
недостатності лише посилання на положення Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України», як аргументації зупинення строків використання ТМ, без належного обґрунтування зв’язку цієї норми з положеннями ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
початок перебігу п`ятирічного строку безперервного використання / невикористання ТМ, який починається з дати надання правової охорони торговельній марці та не залежать від зміни власника.
