Аудит интеллектуальной собственности: посильная задача

Зачастую на предприятии юрист выступает во всех ипостасях: он и хозяйственник, он и защитник в суде, и специалист по налоговому праву,  и, в реалиях сегодняшнего дня, - порой  и немного патентный поверенный, т.е. специалист в области интеллектуальной собственности. На что же необходимо  обратить внимание юристу, когда  нужно разобраться: какой же интеллектуальный капитал есть на предприятии и как он подкреплен документально? По сути, юридический аудит объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС) - это первый шаг к их защите. Аудит условно можно разделить на 3 этапа:

1.  определяются ОИС, которые есть в компании: торговые марки, фирменное наименование, промышленные образцы, полезные модели, объекты авторского права, ноу-хау и т.п.;

2.  проверяется юридический статус данных объектов (наличие свидетельств, патентов, договоров, степень их защиты и сроки действия);

3. составляется план действий по улучшению охраны ОИС, разработка данных документов, сопровождение заключения сделок. 

Рассмотрим конкретные ОИС, которые так или иначе существуют  у всех компаний на сегодняшний день. 

Фирменное наименование 

Согласно Гражданскому кодексу Украины юридическое лицо не имеет права использовать коммерческое (фирменное) наименование другого юридического лица.

Использование фирменного наименования без достаточных на то причин является также актом недобросовестной конкуренции, который нарушает права собственника и является основанием для возмещения ущерба. Также в кодексе сказано, что право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование является действительным с момента первого использования этого наименования и охраняется без  обязательной подачи заявки на него или его регистрации и независимо от того, является ли коммерческое наименование частью торговой марки.

Однако, несмотря на существование таких формулировок, все же советуем регистрировать свое фирменное (коммерческое) наименования в качестве торговой марки, чтобы у конкурентов не было предпосылок зарегистрировать ТМ Вашей компании в качестве своей.  

Торговая марка 

Торговая марка (она же бренд, она же логотип, она же товарный знак, она же рекламный лозунг, она же фирменный знак, она же слоган) - это обозначение, способное отличать товары и/или услуги одного производителя от аналогичных товаров и/или услуг другого производителя (согласно букве закона).

Торговой маркой может быть: фирменное (коммерческое) наименование компании, название линейки продукта, сам продукт, вид услуги, название сайта и т.п. В начале деятельности компании, пока бренд не раскручен, мало кто из конкурентов будет вкладывать свои деньги в регистрацию Вашей ТМ. Но как только компания начнет получать из этого прибыль, тут же найдется конкурент, который зарегистрирует торговую марку как свою. Поэтому как для собственника компании, так и для юриста компании будет дешевле и проще зарегистрировать торговую марку, чем потом доказывать свои права в судебном порядке. 

Авторское право 

К объектам авторского права относятся:

- литературные и художественные произведения (романы, поэмы, статьи и другие письменные произведения; лекции, речи, проповеди и другие устные произведения; драматические музыкально-драматические произведения, пантомимы, хореографические, другие сценические произведения; музыкальные произведения; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, архитектуры, скульптуры и графики; фотографические произведения; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, которые касаются географии, топографии, архитектуры или науки; переводы, адаптации, аранжировки или другие переработки литературных или художественных произведений; сборники произведений, если они по подборке или упорядочиванию их составляющих частей являются результатом интеллектуальной деятельности);

 - компьютерные программы;

- компиляции данных (баз данных), если они по подборке или упорядочиванию их составляющих частей являются результатом интеллектуальной деятельности

- другие произведения; 

В процессе деятельности предприятия всегда возникают объекты интеллектуальной собственности, просто не все придают этому значение, а именно:

- если Вы заказали разработку сайта другой компании, либо дизайн сайта, буклета, фирменного стиля и т.п., то Вам необходимо заключить договор заказа с передачей Вам впоследствии всех имущественных прав, поскольку согласно п. 2 ст. 430 Гражданского кодекса Украины: «имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта и заказчику совместно, если иное не указано в договоре».

- если у Вас работают дизайнеры, программисты, копирайтеры и другие лица творческих профессий, то с ними также необходимо заключить трудовые договоры, в которых необходимо указывать, что все имущественные права передаются работодателю. Кроме того, все задания по разработкам такого рода должны быть осуществлены сугубо по техническому заданию и приняты по актам приема-передачи. Кроме того, Вы должны еще выплатить автору авторское вознаграждение, которое не может входить в заработную плату. Если таких документов нет, то согласно п. 2  ст 429 Гражданского кодекса Украины: «Имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с исполнением трудового договора, принадлежат работнику, который создал данный объект и юридическому или физическому лицу, где или у которого он работает, совместно, если иное не указано в договоре».

- касается  это и купленных фотографий, статей, сценария и т.п. Вы должны либо заключить договор о полной передаче Вам имущественных прав, либо заключить Лицензионный договор, в котором оговорить существенные условия данного договора

Помните, все имущественные авторские права, которые не указаны в договоре, считаются не переданными согласно Закона Украины «Об авторских правах и смежных правах».

Также хочу рассмотреть возможность регистрации авторских прав. Как известно, права автора возникают с момента создания им произведения и не требуют обязательной государственной регистрации. Эта юридическая норма  создает достаточно опасную иллюзию у многих авторов, а порой и у юристов, о том, что регистрация авторского права – это  абсолютно ненужная процедура. 

Однако, Свидетельство о регистрации авторских прав служит для следующих целей:

1.  Фиксация даты создания произведения;

2. Депонирование Вашего авторского материала, поскольку вместе с заявлением Вы предоставляете образец Вашего творчества

После проведения процедуры регистрации прав автору выдается свидетельство. Порядок регистрации и размеры сборов за государственную регистрацию прав и  на произведения науки, литературы и искусства утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 р. N 1756. 

Смежные права 

Также наряду с авторскими правами необходимо помнить о смежных правах, как то: права на исполнения, фонограммы, видеограммы, программы (передачи) организаций вещания.

Если Вы хотите использовать при открытии сайта или при переходе со страницы на страницу какое-то музыкальное  произведение, то необходимо заключать договор на предоставление Вам не только авторских прав, но и смежных прав. Касательно музыкального произведения  - это права на фонограмму и на исполнение данного произведения.  

Промышленный образец 

Промышленный образец – это, по сути, эстетический вид окружающих Вас вещей

Зрительно воспринимаемый покупателем вид изделия во многом определяет его потребительское предпочтение.

В качестве промышленного образца могут быть зарегистрированы, например, различные этикетки, упаковки продукции объемный вид продукции (например, парфюмерный флакон, различные варианты бутылочных изделий) и прочее. 

Назначение патента на промышленный образец - обеспечить защиту прав законных владельцев дизайнерского решения от его несанкционированного использования. 

Мы рассмотрели некоторые объекты интеллектуальной собственности, которые возможно идентифицировать в зависимости от целей, задач и специфики деятельности компании. Однако в силу реалий сегодняшнего дня, у каждой компании есть сайт и его защита также является необходимой. Поэтому на этом вопросе есть смысл немного остановиться.  

Сайт  

Сайт сам по себе, как готовый продукт в целом, является «сложным» объектом авторского права. Рекомендуется регистрировать сайт, выделяя отдельные объекты. Обычно в сайте можно выделить несколько ОИС:

- торговая марка (название сайта, компании, слоган);

- дизайн сайта;

- программная часть сайта;

- фотографии, авторские тексты.

Как уже было сказано ранее, объекты авторского права охраняются с момента создания и не требуют обязательной государственной регистрации. Однако в интересах автора или лица, которому автор передал права, максимально позаботиться о том, чтобы обеспечить доказательства принадлежности прав на случай возникновения споров. Здесь необходимо смотреть конкретно каждый случай и принимать решение о шагах, которые можно предпринять для защиты сайта. Возможно, это будут договоры с сотрудниками, возможно, договоры заказа с передачей прав, а возможно, и регистрация авторских прав.

Мы рассмотрели общий алгоритм проведения аудита интеллектуальной собственности. Естественно, в каждой компании есть своя специфика, которую нужно учитывать при проведении такого рода аудита.

В бизнес-практике очень часто встречаются «острые углы», связанные с международной регистрацией торговых марок, а вернее – с отсутствием таковой. Знать их полезно как иностранным бизнесменам, начинающим бизнес в Украине, так и украинским предпринимателям, которые выходят или планируют выходить на международный уровень. И те, и другие могут столкнуться с одинаковыми проблемами при выходе на иностранные рынки.

Известно, что охрана торговой марке предоставляется территориально. Поэтому многие иностранные компании регистрируют свою торговую марку у себя в стране или же, как максимум, на территории стран Европейского союза. При этом такие компании считают себя полноправными собственниками ТМ и крайне возмущаются, когда, выходя на рынок Украины, узнают, что их торговая марка зарегистрирована на украинского заявителя. На примерах разберемся, почему происходят такие случаи.

1. Торговая марка зарегистрирована агентом (посредником) с разрешения «законного владельца».

Зачастую иностранные компании начинают работать в Украине через агентов (посредников). При этом торговую марку на территории Украины в некоторых случаях они не регистрируют на себя, а прописывают в договоре разрешение на регистрацию своей торговой марки на соответствующее лицо – посредника, мотивируя это нежеланием заниматься регистрацией самостоятельно, вкладывать в это средства и время. Однако если агент регистрирует ТМ на свое имя, для него это выгодно, поскольку он:

– во-первых, может получить домен второго уровня в зоне UA (согласно п. 3.2. Правил домена.UA, приватные доменные имена второго уровня в домене .UA делегируются исключительно в случае, если соответствующее доменное имя полностью или его компонент второго уровня (до знака «.», но не включая этот знак) по написанию совпадает со знаком, права на использование которого на территории Украины принадлежат соответствующему регистранту);

– имеет право запрещать другим лицам использовать данную ТМ.

В данном случае может возникнуть вопрос: что происходит с ТМ в дальнейшем, если по каким-либо причинам иностранная компания расторгает договор с данным лицом? И тут начинается самое интересное. Согласно ст. 6 septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности: «(1) Если агент или представитель того, кто является собственником знака в одной из стран Союза, подает без согласия владельца знака заявку на регистрацию того знака от своего собственного имени в одной или в нескольких странах, собственник имеет право препятствовать регистрации или требовать ее отмены, или, если закон страны это позволяет, переоформить регистрацию на свою пользу, если только агент или представитель не предоставит доказательства, которые оправдывают его действия. (2) Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), препятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование».

Соответственно, предоставление договора, в котором есть разрешение на регистрацию ТМ от владельца, автоматически лишает владельца знака (иностранца) права совершать действия, направленные на защиту его ТМ, указанные в ст. 6 Парижской конвенции. О бизнесе в Украине такому иностранцу просто можно будет забыть.

2. Торговая марка зарегистрирована агентом (посредником) без разрешения владельца знака.

В таких случаях обращаемся все к той же статье 6 septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Казалось бы, статья прописана довольно четко и выиграть данное судебное дело может каждый. Однако иностранец может столкнуться с рядом обстоятельств, в которых нельзя применить данную статью, например:

– если агент зарегистрировал данную ТМ не на предприятие, с которым заключали договор, а на себя, как на физическое лицо, или же на своего близкого родственника;

– если агент подал на регистрацию ТМ до даты подписания соглашения между ними;

– если вообще не было подписано соглашение, а была создана договоренность и т. п.

Как следствие, владелец знака опять остается не у дел, а проворный посредник при вышеперечисленных обстоятельствах – счастливый обладатель торговой марки на территории Украины.

3. Торговая марка зарегистрирована без разрешения владельца знака.

При этом ТМ зарегистрирована в классе МКТУ, который не относится к деятельности иностранного владельца знака.

Украинский заявитель регистрирует ТМ для получения домена в зоне UA с целью продажи товаров иностранного владельца знака. Причем регистрирует он данную ТМ в любом из сорока пяти классов МКТУ.

На конкретном примере это выглядит так: украинский заявитель занимается продажей ручек «Big» через Интернет (для регистрации ТМ это будет 35 класс – «посредничество в продаже»), а торговую марку он регистрирует под услуги 37 класса: «строительство». Вопрос: зачем он регистрирует ТМ под несвойственные ему услуги? Как известно, тождественные торговые марки могут быть зарегистрированы в разных классах, если товары и/или услуги не являются смежными между собой. Поэтому причины зарегистрировать торговую марку в другом классе, нежели осуществляется деятельность, могут быть разные, одной из таких причин может быть зарегистрированная или поданная на регистрацию тождественная ТМ. Поэтому сугубо для получения домена в зоне UA украинский заявитель может зарегистрировать такую ТМ в другом классе.

В таком случае, когда иностранный заявитель приходит на рынок Украины и начинает регистрировать торговую марку в Украине на свое имя, он не может получить ни один из украинских доменов, потому как они все уже заняты. Для того, чтобы «законному владельцу» занять домен UA, необходимо:

– После получения свидетельства о регистрации знака для товаров и услуг подавать в суд на владельца сайта (в данной статье не рассматриваются сложности, которые возникают при этом). И, в случае вынесения решения в его пользу, запрещать владельцу сайта big.ua размещать у себя на сайте продажу ручек.

– Что касается домена в зоне UA, то это также придется решать 2 путями: либо через покупку данной ТМ у украинского владельца (при этом украинские владельцы торговых марок не стесняются называть немалые суммы за продажу такой ТМ), либо ждать 3 года, чтобы досрочно прекратить действие свидетельства на ТМ BIG в 37 классе по неиспользованию (согласно абз. 1 п. 4. ст 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»: «Если знак не используется в Украине полностью или частично относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации ведомостей про выдачу свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично»).

Как Вы понимаете, досрочно прекратить действие свидетельства можно опять-таки ТОЛЬКО в судебном порядке.

4. Торговая марка зарегистрирована без разрешения владельца знака.

При этом ТМ зарегистрирована в классе МКТУ, который относится к деятельности «законного владельца»

Это можно квалифицировать как самый «тяжелый случай». В данном случае украинец регистрирует ТМ иностранной компании под производство тех же товаров, какие на самом деле производит иностранная компания. Представьте, что американская компания выпускает у себя на рынке пылесосы, и когда эта компания выходит на рынок Украины, тут-то наш украинский владелец и начинает ставить «палки в колеса». Он может запрещать ввоз данных товаров через таможенную границу Украины, может запрещать продавать данные товары через розничные сети и т.п.

В этом случае предстоят опять-таки судебные тяжбы. Однако в этом случае не все так просто. Украинский владелец явно перед тем, как зарегистрировать такого рода знак под производство, понимал, зачем ему это нужно и какую прибыль он может с этого получить. Поэтому с таким «конкурентом» не просто справиться в суде.

Резюмируя, дадим общие рекомендации как для иностранных компаний, которые выходят на рынок Украины, так и для украинских заявителей, которые экспортируют, либо собираются это делать, свои товары или предоставляют услуги на рынках других стран:

1. регистрируйте торговые марки в тех странах, в которые планируете экспортировать свои товары и/или предоставлять услуги. Причем регистрируйте торговые марки на свою компанию либо на себя как на учредителя компании;

2. в случае, если вы работаете в других странах через посредников, необходимо четко прописать в договоре запрет агенту (дистрибутору) регистрировать ТМ на свое имя;

3. периодически осуществляйте мониторинг заявок на ТМ с целью выявления недобросовестных регистраций. Это никогда не будет пустой тратой времени и денег, так как бороться с нарушителями на стадии подачи заявки дешевле и проще, чем после того, как они зарегистрировали вашу ТМ на себя.

Перепечатка, полное или частичное копирование текста статьи, перевод, размещение статьи или ее переводов на других сайтах и иных интернет-ресурсах, любое другое ее использование без письменного разрешения автора строго запрещены! Нарушение запрета влечет за собой ответственность согласно Закону Украины «Об авторском праве и смежных правах».