Право на повторную регистрацию торговой марки — возможно ли отчуждение?

Поводом для начала этой дискуссии послужило обращение в Центр интеллектуальной собственности «Смотров, Селиванов и партнеры» Клиента в котором просил разъяснить:

Может ли бывший владелец ТМ, который не продлевает свидетельство, но единственный (как мы это поняли из ст.22 Раздела (VI) Закона "Об охране прав...) имеет право на ее повторную регистрацию в течение 3-х лет с момента окончания свидетельства, передать свое право другому лицу? Получает ли покупатель такой ТМ твердое право на регистрацию данной ТМ в приоритетном порядке?

Читайте такжеМиллиарды без тендеров и бои с Кличко. Интервью Кирилла Тимошенко для Forbes – за минутуПять лет Prozorro: как украинцы меняют страну через систему госзакупок. 5 историйНовый капитализм: зачем бизнесу социальная составляющая

Задача в начале показалось сверхпростой — передать право на повторную регистрацию невозможно. Имеется прямое предписание ст. 22 Закона Украины «об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Стаття 22. Право повторної реєстрації Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Таким образом закон наделил правом на повторную регистрацию бывшего владельца свидетельства и установил запрет на повторную регистрацию знака на определенный период — не три года.

Согласно разъяснения Высшего хозяйственного суда изложенное в обзорном письме от 30.06.2009 года № 01-08/411/1:Відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Тобто, у цьому випадку за відповідачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з заявою про реєстрацію такого позначення.

Вот здесь появилась идея о возможности передачи прав на повторную регистрацию торговой марки. Формальные основания права на подачу заявки были найдены такие:

• ст. 1 Закона - заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;
• п. 1.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг - заявник - особа(и), яка(і) подала(и) заявку, або її (їх) правонаступники).

В обеих нормах речь идет о заявителе как о лице, которое подало заявку или правоприемнике такого лица. В этом случае, можно предложить правоприемство на основании договора, т.е. заявитель приобрел право на повторную регистрацию в установленном законом порядке — на основании договора. Предметом такого договора должно быть право на повторную регистрацию знака для товаров и услуг.

Соответственно возник главный вопрос — может ли право на повторную регистрацию быть предметом договора? Право интеллектуальной собственности подразделяется совокупность имущественных и личных неимущественных прав. Передача личных неимущественных прав от одного лица к другому недопускается.  Соответственно, договор о передаче права на повторную регистрацию будет признан незаключенным (отсутствует предмет договора)  и так необходимого для подачи заявки правоприемства не будет.

Рассуждения о природе права на повторную регистрацию были сведены к следующему.

Все права, которые вытекают из свидетельства на знак, являются имущественными. Право на повторную регистрацию относится к правам, которые вытекает из свидетельства (даже прекратившего свое действие) и соответственно, является имущественным правом. Если за бывшим владельцем свидетельства сохраняется право на повторную регистрацию знака, то возможна и передача этого права. Таким образом, передача права на повторную регистрацию знака для товаров и услуг является возможным.