Хто повинен платити за судову експертизу у сфері інтелектуальної власності?

Інтелектуальна власність має надзвичайну роль та цінність у сучасному світі. Разом з тим часто виникають порушення IP-прав та недобросовісна конкуренція.

Тому можемо побачити велику кількість судових спорів щодо торговельних марок, комерційних найменувань, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комп’ютерних програм тощо. Як правило, під час розгляду судових справ у сфері інтелектуальної власності не обійтися без проведення судової експертизи. В статті пропонуємо більш детально розглянути такі питання:

• що таке експертиза у сфері інтелектуальної власності та навіщо її проводити, висновок експерта;

• проведення експертизи за ініціативою позивача;

  Читайте такожНа чому заробляє, куди інвестує та за що судиться Ковальська. Інтерв’ю гендиректораБізнес-тиждень: зміни до держбюджету, поділ "Галі Балуваної" та зростання держборгуЗ окопів до проєкту національного масштабу: як ветеран розвиває новий вид туризму в Україні

• в яких випадках експертизу призначає суд та як це впливає на розгляд справи;

• що робити, якщо у справі два протилежні висновки експертів;

• який порядок оплати за проведення експертизи та що буде, якщо не платити.

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

Експертиза у сфері інтелектуальної власності – це дослідження, яке проводиться, щоб визначити певні властивості торговельних марок, винаходів чи інших об’єктів інтелектуальної власності. Йде мова про об’єкти щодо яких виник конфлікт та судовий спір. Наприклад, це може бути торговельна марка, комерційне найменування чи винахід, які належать вам та/або вашому опоненту, чи якими користуєтеся.

Експертиза об’єктів інтелектуальної власності може проводитися у випадках, коли потрібно визначити:

• чи є дві торговельні марки схожими та чи можна їх сплутати;

• чи застосовані торговельні марки у доменному імені;

• чи відповідає корисна модель такому критерію як «новизна»;

• чи є позначеннями такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

• чи є виріб новим відносно іншого виробу;

• та в інших випадках.

Тобто, експертизу потрібно проводити, щоб дослідити певні об’єкти. А результати досліджень можуть слугувати як підтвердження порушення IP-прав з боку опонентів, або ж навпаки як доказ для спростування вимог опонентів щодо вас.

Висновок експерта – це опис проведених досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові. Простими словами – висновок є результатом проведеної експертизи.

Проведення експертизи за ініціативою позивача

Експертизу можна провести ще до подання позову, а висновок експерта подати разом з позовною заявою, або ж після відкриття провадження у судовій справі. В такому випадку проведення експертизи не впливатиме на строки розгляду судової справи.

Ця експертиза буде проведена в експертній установі чи в експерта, якого позивач обирає самостійно, та за прийнятну для нього вартість. Також, саме позивач визначає перелік питання до експерта.

Недоліком цього варіанту може бути те, що експерт не матиме у своєму розпорядженні всіх матеріалів судової справи.

Експертизу призначає суд

Це відбувається у наступних ситуаціях:

• без проведення експертизи, тобто іншим чином неможливо встановити обставини у справі;

• ніхто з учасників справи не надав висновок експерта;

• учасники справи надали висновки, але вони суперечать один одному, або викликають сумніви щодо їх правильності;

• учасник справи через поважні причини не зміг вчасно надати висновок експерта;

• обидва учасники справи (позивач та відповідач) заявили клопотання про призначення експертизи.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто, обирає суд. За певних умов суд має право відразу самостійно визначити експерта чи експертну установу.

Питання, з яких має бути проведена експертиза визначає суд. Але учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз’яснення яких, потребує висновку експерта.

Матеріали судової справи надсилаються експерту чи експертній установі. А провадження на період проведення експертизи у справі зупиняється – не відбуваються судові засіданні, не розглядаються клопотання тощо. Строки зупинення чітко не регламентовані та залежать від складності дослідження. На практиці експертиза у сфері інтелектуальної власності може бути проведена як протягом 20-30 днів, так і за декілька місяців.

Два протилежні висновки експертів

Як показує судова практика, якщо у справі є два висновки, що суперечать один одному, можуть бути наступні варіанти дій.

Перший – суд призначає третю судову експертизу. Для прикладу, Постанова Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 р. у справі № 910/14228/21. В якій з власної ініціативи суду призначено третю судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, що стосувалася схожості торговельних марок, спорідненості товарів та введення в оману щодо їх виробника.

Другий – суд оцінює обидва висновки й відхиляє один з них. Наприклад, така позиція Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду викладена у справі № 910/16718/20 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг (постанова від 17.08.2023 р.).

Яким чином вчиняти в тій чи іншій справі, вирішує саме суд.

Оплата за проведення експертизи

Якщо експертиза проводиться до подання позову – послуги експерта оплачує той, хто її замовляє, а саме, позивач. Оскільки замовник сам обирає, до якої експертної установи чи експерта звернутися, дізнається умови проведення експертизи, рахунок з вартістю послуг не є для нього несподіванкою.

У разі призначення експертизи судом – витрати за проведення експертизи покладаються на позивача або на відповідача, або порівну на обидві сторони. Хто буде платником, залежить від обставин конкретної судової справи.

Якщо експертну установу визначає суд, наперед невідомо, якою ж буде вартість послуг експерта. На те, скільки буде коштувати проведення експертизи впливають багато факторів, такі як складність дослідження, обсяг матеріалів, вид експертизи тощо. Тому загальна вартість може бути неприємним сюрпризом.

Якщо вартість послуг експерта є занадто високою і той, кого зобов’язали сплатити, цього не робить? У таких ситуаціях експертиза не проводиться, матеріали справи повертаються до суду, провадження поновлюється. Як правило, в першу чергу суд просить неплатника надати письмові пояснення такої бездіяльності. Також, може бути стягнення штрафу за невиконання обов’язків чи ухилення від дій, покладених на учасника справи судом (від 876 грн. до 29 200 грн.). Найчастіше справа розглядається без проведення експертизи за наявними матеріалами справи.

З приємного – витрачені на експертизу кошти можна повернути. Таке право має сторона, яка перемогла у судовому спорі. Є певний порядок відшкодування судових витрат, і тягар їх сплати несе сторона, яка програла.

Звертаємо увагу, що сторона, на користь якої ухвалено судове рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, навіть якщо її проведено до подання позову. Зокрема якщо судом враховано відповідний висновок експерта як доказ. Така позиція викладена у Постанові Великої Палати Верховного Суду від 22.11.2023 р. у справі № 712/4126/22.

Висновки

Учасник судової справи на обґрунтування своїх вимог і заперечень має право подати суду висновок експерта. Такий висновок експерта є доказом, який може бути прийнятий та оцінений судом у сукупності з іншими поданими у справі доказами.

Зважаючи на те, що об’єкти інтелектуальної власності мають специфічні ознаки та властивості, при виникненні спору радимо звертатися до фахівців, які мають спеціальні знання у цій сфері.

Такі фахівці допоможуть дослідити торговельну марку чи інший об’єкт інтелектуальної власності. Що може підтвердити порушення ваших прав у сфері інтелектуальної власності або ж навпаки спростувати вимоги опонентів.