Due diligence прав интеллектуальной собственности
Современные реалии бизнеса диктуют нам новые правила и возможности для укрепления собственных позиций и защиты на рынке. Важными инструментами в такой защите являются предвидение и предупреждение рисков связанных с потерей нематериальных активов компании или их не ликвидностью. Для этого проводится процедура due diligence of IP rights.
Данная процедура включает в себя комплекс мероприятий, таких как:
- проверка законности получения охранных документов в Украине на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки, объекты авторского права с обязательным описанием правомерности защиты прав авторов этих объектов интеллектуальной собственности, установление отсутствия конфликта интересов между авторами;
- проверка защиты ноу-хау, коммерческой тайны предприятия;
- изучение перечня объектов права интеллектуальной собственности которые используются компанией на основании лицензионных соглашений;
- проверка фактического использования объектов права интеллектуальной собственности компанией и защиту прав на них;
- выявление инноваций в компании и рекомендации к их охране и защите;
- выявление судебных споров и претензий о нарушение прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- другие мероприятия необходимые для достижения целей проведения due diligence of IP rights.
Как показывает практика, без процедуры due diligence of IP rights не обойтись если стоит вопрос о купле/продажи прав на объект интеллектуальной собственности, перед сделками слияния, поглощения бизнесов, привлечения финансирования, оптимизации налогов, оптимизации инновационного потенциала компании и выявления наиболее перспективных инноваций, что в будущем дает создание и внедрение на предприятие системы управления объектами права интеллектуальной собственности и формирует надежный, прозрачный портфель интеллектуальной собственности. В зависимости от четкой цели проведения due diligence of IP rightsопределяется стратегия и тактики проведения и эксперты которые привлекаются к данной процедуре.
Предприятия, которые используют в своей деятельности объекты права интеллектуальной собственности должны обязательно позаботиться о защите исключительных прав на собственные нематериальные активы. Для «сильной» позиции на рынке и использования грамотного позиционирования в отношениях с третьими лицами относительно объектов права интеллектуальной собственности, топ менеджмент предприятия должен всегда иметь доступ к объективной и актуальной информации, а именно:
- к инновационной деятельности предприятия и количеству сотрудников которые задействованы в данном процессе, к внутренним юридическим документам предприятия;
- о качестве и количестве объектов права интеллектуальной собственности и их использовании в деятельности предприятия, степени и сроках их защиты;
- лицензионных договорах предприятия;
- обременениях, о нарушениях или возможных нарушениях прав на объекты права интеллектуальной собственности предприятия;
- оценке стоимости прав на объекты права интеллектуальной собственности, налогообложении, внесения в реестры др.
Одной из самых главных задач проведения due diligence of IP rights на предприятии – это выявление неиспользуемых объектов права интеллектуальной собственности которые влекут за собой необоснованные траты и от которых лучше избавиться.
Владельцам свидетельств на торговые марки и патентов предоставляется монополия на их использование, но возникают ситуации, когда собственники не вводят в оборот и не используют в своей хозяйственной деятельности зарегистрированные объекты права интеллектуальной собственности. Это может препятствовать работе и развитию другого бизнеса, который хочет воспользоваться такой торговой маркой, изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, но не может получить согласие их правообладателя. Согласно украинского законодательства, если владелец не использует торговую марку в течении установленного законом срока, то любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично, а в случае удовлетворения требований - зарегистрировать знак на себя и правомерно использовать в работе. Что касается изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, здесь ситуации обстоит несколько иначе. Признать недействительным патент можно лишь тогда, когда он не соответствует требованиям законодательства. В случае неиспользования патента на протяжении трех лет от даты публикации или от даты, когда его использование было прекращено, любое лицо может обратиться в суд с заявлением о предоставлении разрешения на использование такого изобретения, полезной модели или промышленного образца. В свою очередь, необходимо отметить, что суды обращают внимание на причины неиспользования зарегистрированного объекта. Например, владелец свидетельства на торговую марку может отстоять свои права, если факт неиспользования обусловлен уважительными причинами, к которым могут относиться: обстоятельства, которые препятствуют использованию знака независимо от воли собственника свидетельства, такие как ограничение экспорта/импорта или иные требования к товарам и услугам, установленные законодательством, и возможность введения в заблуждения относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги.
Следующей важной задачей является проверка сроков поддержания охраны объектов права интеллектуальной собственности. Так, не только важен сам факт регистрации и получения охранных документов, а также важно продлевать сроки действия охраны для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, торговых марок. Конечным сроком охраны изобретений является 20-й год действия патента, для полезных моделей и промышленных образцов - 10-й, в тоже время срок действия патента на промышленный образец, в некоторых случаях, можно продлить и до 15-ти лет. Что касается торговых марок то свидетельство на торговую марку необходимо продлевать каждые 10 лет. За выше указанными сроками необходимо вести постоянный контроль – это наиболее частые случаи потери интеллектуальной собственности компании из-за невнимательности ответственных лиц на предприятии, именно поэтому подобный контроль доверяют профессионалом на аутсорсинге.
Еще один важный момент на который следует обратить внимание в процессе проведения due diligence of IP rights – это внутренняя документация предприятия и внутренние нормативные акты на основании которых осуществляется процесс создания объектов права интеллектуальной собственности, ведется управление инновациями, защищаются ноу-хау и коммерческая тайна. Более детально остановлюсь на служебных объектах права интеллектуальной собственности которые были созданы на предприятии во время выполнения каких-либо служебных заданий или научно-исследовательских работах или исключительно в процессе трудовых отношений. Так, анализу подвергается вся цепочка документов от момента первых упоминаний об инновации до момента получения прав на объект права интеллектуальной собственности. Это необходимо для подтверждения законных оснований владения, подтверждения подлинности авторства и во избежание конфликта интересов между авторами. Так, согласно ст. 9 Закона Украины «Про охрану прав на изобретения и полезные модели» права на изобретение созданное в процессе трудовых отношений изобретателя и работодателя принадлежат работодателю если иное не предусмотрено соответствующими письменными договоренностями между работодателем и изобретателем. В то же время ст. 430 ГК Украины предусматривает совместное владение правами на объект права интеллектуальной собственности между заказчиком (юридическим лицом) и изобретателем если иное не предусмотрена соответствующими письменными договоренностями между ними. Учитывая сложность законодательного урегулирования данного вопроса в Украине данный аспект требует тщательной проверки в процессе проведения due diligence of IP rights.
Когда речь идет о предстоящей сделке купли/продажи прав на объект (ы) интеллектуальной собственности главный акцент в проведении due diligence of IP rights фокусируется на выборе тактики проведения процедуры. Так, если заказчиком услуги выступает собственник прав на объект права интеллектуальной собственности, как правило, выбирают «защитную», «оборонительную» тактику проведения due diligence of IP rights, а покупатель прав соответственно «нападения». Следовательно, использование «защитной» тактики для продавца объектов права интеллектуальной собственности позволяет доказать юридическую чистоту, конкурентоспособность на рынке, наилучшее качество с точки зрения возможного оспаривания прав и как результат – это надежный фундамент для обоснования максимально высокой цены прав выставленных на продажу объектов права интеллектуальной собственности.
В то же время, при заказе подобной услуги покупателем прав проводится аналогичный комплекс мероприятий по выяснению и подтверждению «силы» выставленного на продажу объекта права интеллектуальной собственности. Однако, результатом данного due diligence of IP rights - является поиск доказательств давления на продавца с целью снизить стоимость продажи объекта права интеллектуальной собственности.
Приведённые примеры направлений проведения due diligence of IP rights интеллектуальной собственности показывают насколько важно знать о состоянии дел в данной сфере на предприятии, прежде всего, его собственнику или топ-менеджеру во избежание и предупреждении финансовых, репутационных, деловых рисков. Ведь интеллектуальная собственность – это фундамент любого бизнеса, а сильный и надежный интеллектуальный портфель – это его орудие.
