Для того чтобы посчитать материальный ущерб, вследствиенарушения прав на ТМ для начала необходимо установить кому он наноситься.
Илларион Томаров в своей публикации «Збитки власника ТМ ,Ліцензіата-імпортера та покупця при продажі контрафакту »[1] как понятно, даже из ее названия, определяет как минимум3-х потерпевших лиц. Относительно этого укажем, что оперируя понятиемматериального вреда, вследствие нарушения прав на ТМ, всегда нужно уточнять контекст,в котором он употребляется. Да, кстати, понятия «убытки» и материальныйвред/ущерб» мы не разграничиваем и понимаем как синонимы.
Рассмотрим материальный вред, обусловленный разными контекстами.
1.Материальный вред, вследствие нарушения прав на ТМ как квалифицирующий признакуголовного преступления . По нашемуглубокому убеждению, он состоит только из упущенной выгоды собственника знака,а в некоторых случаях также лицензиата, в зависимости от конкретной ситуации испособа коммерциализации ТМ.
Ни разу не встречала, чтобы в уголовном производстве понезаконному использованию ТМ потерпевшим лицом выступал покупатель контрафакта.Может быть это из-за того, что закон напрямую запрещает такую разновидностьпокупки как импорт контрафактного товара[2],или из-за того, что покупатель осведомлен о подделке или, может быть, такого непроисходит от того, что, как правило, доказывание реализации контрафактапроисходит посредством контрольной закупки. В любом случае, буду признательнаколлегам юристам за информацию – ссылку на Реестр судебных решений или в иномвиде, если такие случаи были.
Возвращаясь к упущенной выгоде собственника и лицензиатаТМ укажем, что она не состоит целиком из стоимости оригинальной продукции поколичеству контрафакта, а дополнительно методамироялти или части в прибыливыделяется из общего количества. Как правило, определяется такой материальныйвред, путем назначения судебной экономической экспертизы в сфере ИС, то бишь сприменением специальных знаний.
2 . Материальныйвред, вследствие нарушения прав на ТМ, который может быть взыскан в рамкахгражданского иска, в том числе в уголовном производстве. Кроме вышеуказаннойупущенной выгоды в форме роялти или части, которая приходится на знак, в этомслучае необходимо также добавить суммы расходов по восстановлению нарушенногоправа – составляющую «реальных убытков».И сюда уже, была бы фантазия, можно добавить все расходы, понесенные собственникомТМ для возвращения в положение, которое существовало до правонарушения(юридические и судебные издержки; реклама; издержки по восстановлению репутациии т.д.).
На практике определение расходов по восстановлениюнарушенного права пока не является предметом экономических исследований в сфереИС, но этот вопрос можно вынести на дискуссию. Доказывание указанных суммпроисходит посредством предоставления фактических договоров, оплаты гонораров ит.д.
3.Материальный вред, вследствие нарушения прав на ТМ, определенный через доходнарушителя . Если честно, для меня этонаиболее спорный способ определения ущерба при незаконном использовании ТМ.Получается, применяя юридические положения абзаца 2 ч. 3 ст. 22 ГКУ[3],согласно которых, размер упущенной выгоды определенный к возмещению не можетбыть меньше доходов, полученных нарушителем, мы должны сопоставить и сравнитьдва показателя. Первый это тот, о котором мы говорили в пункте 1 (упущеннаявыгода собственника или лицензиата ТМ), а второй это доход нарушителя.
Сразу возникает вопрос, кто это должен делать? Являетсяли это предметом судебной экспертизы об установлении материального вреда,вследствие незаконного использования ТМ. Ведь речь идет об возмещении вреда иопределения критерия с которым необходимо сравнить уже установленный размерупущенной выгоды. Законодатель ведь не сказал, что доход нарушителя этоупущенная выгода потерпевшего. А учитывая, что при нарушении прав на ТМупущенной выгодой потерпевшего является часть от стоимости оригинальной продукции,которую не купили из-за покупки подделки, значит и от суммы дохода нарушителянужно извлекать составляющую на ТМ. Да, возможно, если бы не было нарушения всясумма, которую получил нарушитель, пошла бы к потерпевшему. Но опять-таки,давайте не будем забывать про разделение на материальную и нематериальнуюсоставляющие.
Кроме этого, что законодатель имел введу под доходом?Все-таки валовую выручку без НДС (чистый доход) или прибыль, котораяопределяется разницей между чистым доход и затратами. Как видно в этойкатегории больше вопросов, чем ответов.
4.Материальный вред, вследствие нарушения прав на ТМ, какнегативное-социально-экономическое явление. Ну, в эту категорию уже можно отнести все факторы, которые косвенновозникают в качестве негативного последствия, исчисленного в денежномэквиваленте, вследствие нарушения прав на ТМ.
Приводя снова в качестве примера Иллариона Томарова, ноуже другую его публикацию – «Как доказатьразмер убытков при нарушении ТМ на сайте»[4]отметим, что кроме всех упомянутых составляющих ущерба, вследствие нарушенияправ на ТМ, в эту категорию мы бы добавили ущерб из-за потери репутации ТМ.Если честно не понятно как его посчитать, поскольку предложенный Иллариономвариант об определении расходов необходимых на восстановление репутации брендапутем публикации статей о выявленном нарушении и успешном прекращении,новостные сюжеты о борьбе с нарушителями, расходы на создание таких материалови их раскрутку на теле-, радио эфирах, СМИ и соц.сетях, мы бы отнесли в категорию2 – расходы по восстановлению нарушенного права, но, как говорят в Одессе, этоуже совсем другое дело.
Также сюда мы бы отнести ущерб, который частоподсчитывается разнообразными общественными организациями и сообществами, аименно: ущерб государству в форме недополученных налогов; издержкигосударства на финансированиеправоохранительной деятельности по пресечению и расследованию этого видапреступлений; ущерб мировой экономике вцелом и т.д. На всякий случай напишу вэтой категории, что материальный ущерб, вследствие нарушения прав на ТМ, какнегативное социально-экономическое явление тоже не является предметом судебнойэкономической экспертизы в сфере ИС. Возможно это вопросы криминологии,исследований проблем мировой экономики и т.д.
Итак, подведем итоги.
Потерпевшим, вследствие нарушения прав на ТМ всудопроизводстве, особенно в уголовном, как правило, является собственник и/илилицензиат ТМ.
Обусловленность контекстом, в котором употребляетсякатегория материального ущерба, вследствие нарушения прав на ТМ, определяет егосоставляющие, способы расчета и доказывания.
P . S . В следующих публикациях будем говорить:
? о способахнезаконного использования ТМ, все ли они влекут за собой последствия в видематериального вреда;
? о подходах к исчислениюматериального вреда (через роялти конечно), попробуем посчитать на примерекакого-нибудь дела о незаконном использовании ТМ из Единого реестра судебныхрешений Украины.