Как нельзя считать ущерб вследствие нарушения прав на ТМ

Среди юристов, которые занимаются в Украине защитой прав интеллектуальной собственности, есть легенда о «материальном ущербе». Эта легенда, как правило, имеет разную концовку. В зависимости от стороны в деле, которую представляет юрист, эта концовка достигает суммы с большим количеством нулей, либо, наоборот даже не дотягивает до «минималки». Естественно, почти в каждом деле проводиться экономическая экспертиза объектов интеллектуальной собственности, учитывая, что в уголовных делах сейчас она обязательна, согласно п. 6 ч. 2 ст. 242 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Но, увы, даже привлечение судебных экспертов и проведение нескольких судебных экспертиз этот вопрос не решает. Все равно «легенда» продолжает жить. Это связано с тем, что эксперты применяют абсолютно разные методы, и их выводы существенно разнятся в одном и том же деле.

В этом эссе хотелось бы достаточно простым языком, который будет понятен даже обычным обывателям, рассказать, как делать неправильно и почему так делать нельзя; чем это чревато и к чему это может привести.

Начнем с определений, что такое материальный ущерб. Материальным ущербом (убытками) – признается потеря активов или недополучение надлежащих доходов произошедших в результате нарушения законодательства. Когда нарушаются права на торговую марку (далее – ТМ), нарушитель физически ничего не забирает у правособственника. В особенности, то что может быть активом, апеллируя к вышеизложенному определению, а именно: оригинальный товар и права на ТМ у правособственника остаются. Единственное, что происходит при нарушении прав на ТМ, так это собственник недополучает надлежащие доходы, так как считается, что один контрафактный товар вытесняет с рынка один оригинальный (лицензионный) товар. Следует отметить, что указанная позиция закреплена в постановлении Пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 17 октября 2012 № 12 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности».

Другими словами потребители покупают подделку вместо оригинала. Теперь вопрос, как посчитать, сколько недополучил собственник? На первый взгляд, это очень просто сделать, нужно посчитать, сколько купили товара с подделанным торговым знаком, и умножить на стоимость оригинального товара. Именно так считает большинство юристов, которые представляют интересы крупных производителей. Также, не скрою, что видела достаточно экспертиз по специальности 13.9 «Экономические исследования в сфере интеллектуальной собственности» составленных по этой «методике», где брали количество контрафакта и умножали его на «прайсовую» цену. Но, при более глубоком анализе такого расчета, возникают следующие «неудобные» вопросы:

- почему это преступление квалифицируется по ст. 229 «Нарушение прав на знак для товаров и услуг» УК Украины, а не по ст. 185 «Кража» если нет разницы при подсчете общественно опасных последствий? Ведь эксперт умножая количество контрафактного товара на цену оригинального по сути определил лишь стоимость оригинального товара в определенном количестве….и не более. А украли то не товар, а товарный знак;

- где при выполнении математического действия умножения двух величин усматривается использование специальных знаний? Неужели, теоретики судебной экспертизы, такие как Шляхов А.Р., Фридман И.Я., Белкин Р.С., Сегай М.Я и многие другие, недостаточно выписали и объяснили что такое «специальные знания» и «судебная экспертиза» в целом?

- почему при нарушении прав на ТМ, которая по своей сути является нематериальным объектом в ущерб считают абсолютно материальные вещи из которых состоит товар (сырье, материалы, накладные затраты и т.д.)? Ведь эксперт-экономист должен знать, учитывая его квалифицированность, что такое ценообразование, что такое калькуляция, что в структуре цены всегда для материального объекта существует вполне объективная себестоимость и что в этом всем можно, если конечно знать, как это сделать, отыскать часть, которая приходиться на ТМ.

Из всего этого следует вывод, что считать материальный ущерб вследствие нарушения прав на ТМ лишь умножением количества контрафакта на цену оригинального товара ошибочно.

Кроме этого, расчет ущерба, вследствие нарушения прав на ТМ, вышеуказанным способом приводит к совершенно неаргументированным суммам, которые абсолютно не соответствуют действительности и не имеют ничего общего со здравым смыслом. Проще всего это продемонстрировать на примере.

Заходим на сайт https://www.amazon.com, делаем запрос в поисковике по ТМ Louis Vuitton и выбираем понравившуюся сумку (см. рис. 1)

Стоимость оригинального товара – $3 699,88 плюс доставка $7,88.

Осталось только заехать на киевские рынки или даже, чего таить, в любом торговом центре Киева можно найти подделку под такую сумку, сделать выемку и подсчитать, сколько модниц, купили такой контрафакт. Допустим, у нас по документам будет 20 купленных сумок[1]. Умножаем цену оригинального товара на количество контрафакта:

($3 699,88 + $7,88) х 20 = $74 155,4

что при курсе 28 грн. 1 доллар составляет

больше чем 2 млн. гривен.

Итак, согласно логике, представитель ТМ Louis Vuitton в Украине, имея соответствующую доверенность, может инициировать уголовное производство по ст. 229 УК Украины против продавца, при этом заявив ущерб в размере более 2 млн. гривен.

Обращаю внимание, что размер ущерба применяется не только для квалификации действий нарушителя, потерпевший имеет право подать гражданский иск в рамках уголовного производства. А это что такое? Это то, что осужденный, в данном случае, не только платит штраф или получает срок (реальный или условный), но еще обязан возместить нанесенный ущерб. Да, да, именно тот в размере 2 млн. грн.

Мне кажется, если организовать спецоперацию «Нет контрафакту» в Украине и подсчитать ущерб по такой формуле для ТМ, а именно: по количеству контрафакта и оригинальной стоимости, а потом еще и добиться возмещения ущерба Louis Vuitton озолотились бы. Они бы получили такую сумму к возмещению ущерба, которую даже с учетом производственных мощностей никогда не могли бы произвести.

Таких примеров можно приводить тысячи, при чем, по любой ТМ luxury сегмента.

Итак, подведем итог, материальный ущерб вследствие нарушения прав на ТМ невозможно рассчитать лишь умножением стоимости оригинального товара на количество контрафакта. Полученная стоимость вследствие такого расчета, не может выступать квалифицирующим признаком по ст. 229 УК Украины. Судебная экспертиза с таким расчетом произведена неправильно и некорректно.

P.S. В следующей публикации, постараюсь обозначить правильный путь расчета ущерба в следствии нарушения прав на ТМ.