Почему иностранным компаниям может быть выгоден "серый импорт"

Когда в 2014 году в Украине исследовательские компании составляли рейтинги лидеров продаж детских подгузников, никто не подозревал, что в скором времени в состав топовой пятерки войдет торговая марка, не только ранее не известная украинскому рынку, но даже не экспортирующая в Украину свои товары.

Введение в 2014 году НДС в размере 20% на подгузники сильно ударило по финансам молодых семей. Отнесем сюда же рост курса валют, снижение покупательской возможности и, зачастую, только одного работающего родителя в пополнившейся семье. Получаем отличную нишу для «серого импорта» подгузников.

Западные области страны как исторические лидеры контрабанды и «серого импорта» не заставили себя долго ждать, и в скором времени на рынке Украины появилась ТМ «Dada» польской розничной сети Bedrionka, отвоевавшая часть потребителей у давно зарекомендовавших себя Pampers, Huggies, Libero и даже наиболее демократичной Bella Baby.

Масштабную рекламную кампанию заменило традиционное «сарафанное радио» мамочек в песочнице, в очереди в магазине и поликлинике. Те же мамочки зачастую и продают подгузники ТМ «Dada», доставляя их прямо на детскую площадку или к соседнему дому во время прогулки с ребенком.

Позиция ведущих производителей, которые легально ввозят свой товар на территорию Украины, очевидна. Многочисленные жалобы в государственные органы и обсуждение ситуации в бизнес ассоциациях пока результатов не дают.

Позиция Bedrionka также ясна и предсказуема. Подгузники ТМ «Dada» производятся только для внутреннего рынка Польши, о проблеме знают, недовольны, ничего поделать не могут. И ведь действительно, не могут, ведь на дату написания статьи ТМ «Dada» не охраняется на территории Украины, а Bedrionka не заинтересована в легальной продаже своих подгузников в нашей стране.

Вопрос «серого импорта» актуален и для многих компаний, легально экспортирующих свои товары на украинский рынок. Среди них датский ювелирный дом Pandora и немецкий Kaeser Kompressoren SE. И если Pandora только начинает борьбу с параллельным импортом, то немецкий производитель пневмотехники уже несколько лет ведет тяжбы с «серыми» дилерами.

На примере дел Kaeser Kompressoren SE можно выделить некоторые особенности защиты прав на торговую марку.

Принцип исчерпания прав

Здесь уместно обратиться к ч. 6 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», которая определяет: «Исключительное право владельца свидетельства на знак для товаров и услуг, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства или по его согласию, при условии, что владелец свидетельства не имеет веских оснований запрещать такое использование в связи с дальнейшей продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния товара после введения его в гражданский оборот».

В Постановлении Ровенского апелляционного хозяйственного суда от 02.02.2016 года по делу №918/1141/15 суд обратил внимание на то, что покупатели, которые приобретают товары на территории иностранного государства, становятся их собственниками и имеют право, в том числе, на их реализацию на территории Украины. Определяя этап, на котором права собственника свидетельства на торговую марку являются исчерпанными с точки зрения украинского законодательства, суд принял ко вниманию, что в теории выделяют три подхода к принципу исчерпания прав: международный, региональный и национальный.

Согласно международного принципа право собственника запрещать использование торговой марки исчерпывается после продажи товара, независимо от того, в какой из стран товар был введен в гражданский оборот (то есть в случае введения товара с соответствующей торговой маркой в гражданский оборот в любой из стран владельцем этой торговой марки, следующая перепродажа этого товара на территории другой страны, где его права также охраняются, уже не может быть ограничена или запрещена).

Согласно регионального принципа право собственника торговой марки запрещать ее использование исчерпывается на территории определенного региона после того, как товары были введены в гражданский оборот на территории иного региона (действует в странах, которые связаны региональным соглашением).

Национальный принцип предусматривает исчерпание прав для каждой страны отдельно (даже если товары уже были введены в оборот на территории других государств, их импорт и продажа на территории государства, которое следует национальному принципу исчерпания прав, может осуществляться только по согласию собственника торговой марки или уполномоченного им лица).

Выбор принципа исчерпания прав относится к компетенции законодателя и должен быть зафиксирован в законе. Однако в Украине на данный момент нет законодательной привязки ни к одному из них.

Часть 6 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не связывает исчерпание прав собственника торговой марки с введением им товара в гражданский оборот исключительно на территории Украины. Поэтому суд пришел к выводу, что отсутствие территориальных ограничений даёт основание говорить о существовании в Украине международного подхода к исчерпанию прав. Такой же позиции придерживается и Высший хозяйственный суд Украины в Постановлении от 20.10.2015 года по делу №904/2029/15.

Но и здесь не всё так просто. В деле № 904/2029/15, возражая против судебного решения первой инстанции, ответчик заявлял: «Содержание ч. 6 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не определяет ни территорию, на которой товары с нанесенной торговой маркой должны быть введены в гражданский оборот, ни понятие «введение в гражданский оборот», ни какие именно действия должны быть осуществлены относительно товаров, чтобы они считались введёнными в гражданский оборот для целей принципа исчерпания прав. Отсутствие конкретизации позволяет сделать вывод, что после первой продажи товара с нанесенной торговой маркой владелец прав на неё утрачивает право запрещать использование такой марки на товаре, введенном в оборот». Однако суд пришёл к выводу, что «данная норма не может быть применена к спорным отношениям, поскольку не предоставлены доказательства введения товара в гражданский оборот собственником свидетельства либо по его согласию».

Суд занял позицию, согласно которой определяющим является изучение вопроса «правомерности введения товара в гражданский оборот», то есть правомерности приобретения товара ответчиком. И пришёл к выводу: «Поскольку ответчиком не доказана правомерность введения товара в гражданский оборот, исчерпание прав отсутствует».

Таким образом, судебная практика склоняется к применению международного принципа исчерпания прав, что выгодно «серым» дилерам. Однако, сама концепция исчерпания прав может применяться только в случае подтверждения факта правомерного приобретения товара у владельца прав на торговую марку.

Возможности таможни

Одним из способов защиты прав на торговую марку является внесение ее в Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности.

Законодательство Украины запрещает экспорт и импорт товаров, которые осуществляются с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Согласно ст. 399 Таможенного кодекса Украины, в случае если орган доходов и сборов на основании данных таможенного реестра объектов права интеллектуальной собственности, которые охраняются согласно закона, выявляет признаки нарушения прав интеллектуальной собственности относительно товаров, предъявленных к таможенному контролю и таможенному оформлению, их таможенное оформление приостанавливается, а товары подлежат размещению на складе этого органа.

В день принятия решения о приостановлении таможенного оформления товара орган доходов и сборов с помощью факса или электронной почты уведомляет владельца прав на торговую марку о факте предъявления этих товаров к таможенному оформлению, а декларанта – о причинах приостановления таможенного оформления и данных для связи с владельцем прав на торговую марку.

Далее владелец прав на торговую марку защищает свои права в судебном порядке.

Однако, каковы шансы успешной судебной защиты прав на торговую марку в схеме с «серым импортом», учитывая украинскую судебную практику, поддерживающую международный принцип исчерпания прав? Открытым вопросом остаются и такие инструменты «серых» схем как занижение стоимости, подмена названий, неполное декларирование товаров.

Интернет

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» среди прочих выделяет такие способы использования знака для товаров и услуг как использование его в деловой документации или в рекламе, в сети Интернет и в доменных именах.

Если использование «серым» дилером торговой марки в доменном имени своего сайта не вызывает сомнений в своей неправомерности, то в вопросе относительно использования торговой марки при реализации «серой» продукции через сайт есть свои особенности.

В Постановлении Ровенского апелляционного хозяйственного суда от 02.02.2016 года по делу №918/1141/15 коллегия судей пришла к выводу, что «ответчик в законный способ приобрёл право собственности на товары производства компании и имеет право распоряжаться ими. Покупатели, которые приобретают товары на территории иностранного государства, становятся их владельцами и имеют право, в том числе, на их реализацию на территории Украины. На своём веб-сайте ответчик указывает компанию как производителя соответствующего товара исключительно с целью идентификации товара такого производителя». Можно сделать вывод, что использование торговой марки в сети Интернет с целью идентификации производителя товара не является нарушением прав собственника знака. Такая позиция даёт зелёный свет «параллельному» импорту при реализации товаров в сети Интернет.

Безусловно, вопрос полезности «серого» импорта достаточно дискуссионный с точки зрения права и экономики. Он может вставлять палки в колёса бизнесу, а может быть новым инструментом в борьбе с конкурентами. Это наглядно демонстрирует простая математика. Согласно данным интернет-ресурсов, средняя стоимость для потребителя 1 официально завезенного подгузника TM Pampers 4 размера составляет 4,70 грн. Средняя стоимость 1 подгузника TM Dada той же категории у «серого» импортера – 3,90 грн. При легальном ввозе стоимость 1 подгузника TM Dada возрастёт как минимум на 20% за счёт импортного НДС, что выведет её в одну ценовую категорию с Pampers. А в условиях достаточно развитого «серого» импорта компании Bedrionka экономически просто не выгодно официально представлять свою продукцию в Украине.