Невикористання ТМ, як підстава дострокового припинення дії свідоцтва

Питання щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг, внаслідок невикористання протягом певного строку було досить дискусійним. Оскільки із вересня 2017 року набула чинність Угода про асоціацію між Україною Європейським Союзом (надалі – Угода), що встановлює інший строк невикористання ТМ, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва.

 На сьогодні, з одного боку чинний - ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі – Закон), яким ч. 4 ст. 18 врегульовано зазначене питання наступним чином: «якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів чи послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, дію свідоцтва на такий знак може бути припинено достроково».

 З іншого боку відповідно до статей 197-198 Угоди - реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду знак для товарів та послуг не використовується і відсутні належні причини для її невикористання. Проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п’ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки.

При цьому, норми Угоди мають перевагу над нормами національного законодавства (ч. 2 ст. 19 ЗУ «Про міжнародні договори України») та якою встановлені зовсім інші умови стосовно дострокового припинення дії торговельної марки.

 Слід звернути увагу, що під «використання торговельної марки» законодавства визнається – нанесення її на будь-який  товар, упаковку, вивіску, інший предмет, прикріплений до товару, зберігання товару із позначенням торговельної марки з метою пропозиції до продажу, імпорту (експорту); застосування при пропозиції послуги; застосування в діловій документації, рекламі, мережі Інтернет.

Згідно Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності " -  для підтвердження факту використання ТМ, власник свідоцтва має подати суду відповідні докази: примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг; документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів); первинну документацію тощо.

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

 У той же час, факт  невикористання торговельної марки, можна доводити наступними доказами: повідомлення Укрпатенту щодо відсутності  видачі  ліцензій  на  використання  ТМ; повідомлення МЕРТ про відсутність сертифікатів відповідності на продукцію під відповідною ТМ;  довідки  моніторингових досліджень щодо реклам на телебаченні, радіо та друкованих засобах масової інформації, стосовно  відсутності  рекламування ТМ на телебаченні, радіо тощо.

 Для з’ясування, який строк все ж таки застосовується судами при достроковому припиненні дії свідоцтва знаку для товарів та послуг, було проведено аналіз судової практики. Як виявилось, відповідних рішень на сьогодні не досить багато.

 У наведених далі рішеннях суди посилаються на 3-річний строк невикористання ТМ та положення Закону, зокрема:

- рішення від 22 лютого 2018 року № 760/21361/16-ц Солом'янський районний суд м. Києва

- постанова від 19 квітня 2018 року № 910/18708/16 Київського апеляційного господарського суду, рішення від 02.10.2017 р. Господарського суду м. Києва.

 У той же час, показовим рішенням, на нашу думку, є рішення Господарського суду м. Києва у справі №  910/14972/17 від 12.02.2018 року.

 Позивач звернувся до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку "bio CRYSTAL". Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що торговельна марка не використовується в Україні більше ніж протягом останніх трьох років щодо усіх товарів, для яких вона зареєстрована, що дає підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № 168112 від 25.03.2013 повністю.

Згідно пояснень відповідача, що базуються на набранні чинності 01.09.2017 р. Угоди - до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на знаки для товарів і послуг з підстави його невикористання мають застосовуватись положення статті 198 Угоди. Відповідно дія свідоцтва ТМ може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років, від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

Ч. 2 ст. 19 ЗУ «Про міжнародні договори України» передбачено, що якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

З урахуванням зазначених положень суд відмовив позивачеві у задоволенні позовних вимог, оскільки на час розгляду справи по суті вказаний п'ятирічний період є таким, що триває (тобто не закінчився).

 Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що стаття 198 Угоди про асоціацію може застосовуватися як норма прямої дії, оскільки вона встановлює нові стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Крім того, у главі 9 «Інтелектуальна власність» розділу 4 «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію списку законодавства і термінів імплементації не встановлено.

Відповідно на час розгляду прави по суті у суді першої інстанції, вказаний п'ятирічний період був таким, що тривав (не закінчився), тобто місцевий суд дійшов вірного висновку, про те що звернення позивача з позовною вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва було передчасним.

За таких обставин апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Остаточну крапку у справі поставив Верховий суд у постанові від 17.07.2018 року – ВСУ залишив рішення попередніх інстанцій чинними, підкресливши, що

- одним із основних принципів діяльності держав у сфері права міжнародних договорів є загальновизнана норма pacta sunt servanda (договори повинні виконуватися; стаття 26);

- учасник Конвенції не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання ним договору (стаття 27).

Таким чином, для визнання свідоцтва торговельної марки недійсним внаслідок невикористання знаку, слід застосовувати норми Угоди та п’ятирічний строк.

Виходячи з вищезазначеного, суди вже почали застосовувати п’ятирічний строк щодо невикористання торговельної марки, як підставу для дострокового припинення дії свідоцтва. При цьому, у будь-якому випадку сторонам слід окрему увагу звертати на докази використання (невикористання) торговельної марки, що подаються до суду за для доведення необхідних обставин по справі.