Потерпевший и контекстуальность ущерба вследствие нарушения прав на ТМ

Для того чтобы посчитать материальный ущерб, вследствие нарушения прав на ТМ для начала необходимо установить кому он наноситься.

Илларион Томаров в своей публикации «Збитки власника ТМ , Ліцензіата-імпортера та покупця при продажі контрафакту »[1] как понятно, даже из ее названия, определяет как минимум 3-х потерпевших лиц. Относительно этого укажем, что оперируя понятием материального вреда, вследствие нарушения прав на ТМ, всегда нужно уточнять контекст, в котором он употребляется. Да, кстати, понятия «убытки» и материальный вред/ущерб» мы не разграничиваем и понимаем как синонимы.

Рассмотрим материальный вред, обусловленный разными контекстами.

1. Материальный вред, вследствие нарушения прав на ТМ как квалифицирующий признак уголовного преступления . По нашему глубокому убеждению, он состоит только из упущенной выгоды собственника знака, а в некоторых случаях также лицензиата, в зависимости от конкретной ситуации и способа коммерциализации ТМ.

Ни разу не встречала, чтобы в уголовном производстве по незаконному использованию ТМ потерпевшим лицом выступал покупатель контрафакта. Может быть это из-за того, что закон напрямую запрещает такую разновидность покупки как импорт контрафактного товара[2], или из-за того, что покупатель осведомлен о подделке или, может быть, такого не происходит от того, что, как правило, доказывание реализации контрафакта происходит посредством контрольной закупки. В любом случае, буду признательна коллегам юристам за информацию – ссылку на Реестр судебных решений или в ином виде, если такие случаи были.

Возвращаясь к упущенной выгоде собственника и лицензиата ТМ укажем, что она не состоит целиком из стоимости оригинальной продукции по количеству контрафакта, а дополнительно методами роялти или части в прибыли выделяется из общего количества. Как правило, определяется такой материальный вред, путем назначения судебной экономической экспертизы в сфере ИС, то бишь с применением специальных знаний.   

2 . Материальный вред, вследствие нарушения прав на ТМ, который может быть взыскан в рамках гражданского иска, в том числе в уголовном производстве. Кроме вышеуказанной упущенной выгоды в форме роялти или части, которая приходится на знак, в этом случае необходимо также добавить суммы расходов по восстановлению нарушенного права – составляющую «реальных убытков». И сюда уже, была бы фантазия, можно добавить все расходы, понесенные собственником ТМ для возвращения в положение, которое существовало до правонарушения (юридические и судебные издержки; реклама; издержки по восстановлению репутации и т.д.).

На практике определение расходов по восстановлению нарушенного права пока не является предметом экономических исследований в сфере ИС, но этот вопрос можно вынести на дискуссию. Доказывание указанных сумм происходит посредством предоставления фактических договоров, оплаты гонораров и т.д.

3. Материальный вред, вследствие нарушения прав на ТМ, определенный через доход нарушителя . Если честно, для меня это наиболее спорный способ определения ущерба при незаконном использовании ТМ. Получается, применяя юридические положения абзаца 2 ч. 3 ст. 22 ГКУ[3], согласно которых, размер упущенной выгоды определенный к возмещению не может быть меньше доходов, полученных нарушителем, мы должны сопоставить и сравнить два показателя. Первый это тот, о котором мы говорили в пункте 1 (упущенная выгода собственника или лицензиата ТМ), а второй это доход нарушителя.

Сразу возникает вопрос, кто это должен делать? Является ли это предметом судебной экспертизы об установлении материального вреда, вследствие незаконного использования ТМ. Ведь речь идет об возмещении вреда и определения критерия с которым необходимо сравнить уже установленный размер упущенной выгоды. Законодатель ведь не сказал, что доход нарушителя это упущенная выгода потерпевшего. А учитывая, что при нарушении прав на ТМ упущенной выгодой потерпевшего является часть от стоимости оригинальной продукции, которую не купили из-за покупки подделки, значит и от суммы дохода нарушителя нужно извлекать составляющую на ТМ. Да, возможно, если бы не было нарушения вся сумма, которую получил нарушитель, пошла бы к потерпевшему. Но опять-таки, давайте не будем забывать про разделение на материальную и нематериальную составляющие.  

Кроме этого, что законодатель имел введу под доходом? Все-таки валовую выручку без НДС (чистый доход) или прибыль, которая определяется разницей между чистым доход и затратами. Как видно в этой категории больше вопросов, чем ответов.

4. Материальный вред, вследствие нарушения прав на ТМ, как негативное-социально-экономическое явление. Ну, в эту категорию уже можно отнести все факторы, которые косвенно возникают в качестве негативного последствия, исчисленного в денежном эквиваленте, вследствие нарушения прав на ТМ.

Приводя снова в качестве примера Иллариона Томарова, но уже другую его публикацию – «Как доказать размер убытков при нарушении ТМ на сайте»[4] отметим, что кроме всех упомянутых составляющих ущерба, вследствие нарушения прав на ТМ, в эту категорию мы бы добавили ущерб из-за потери репутации ТМ. Если честно не понятно как его посчитать, поскольку предложенный Илларионом вариант об определении расходов необходимых на восстановление репутации бренда путем публикации статей о выявленном нарушении и успешном прекращении, новостные сюжеты о борьбе с нарушителями, расходы на создание таких материалов и их раскрутку на теле-, радио эфирах, СМИ и соц.сетях, мы бы отнесли в категорию 2 – расходы по восстановлению нарушенного права, но, как говорят в Одессе, это уже совсем другое дело.

Также сюда мы бы отнести ущерб, который часто подсчитывается разнообразными общественными организациями и сообществами, а именно: ущерб государству в форме недополученных налогов; издержки государства  на финансирование правоохранительной деятельности по пресечению и расследованию этого вида преступлений; ущерб мировой экономике вцелом и т.д. На всякий случай напишу в этой категории, что материальный ущерб, вследствие нарушения прав на ТМ, как негативное социально-экономическое явление тоже не является предметом судебной экономической экспертизы в сфере ИС. Возможно это вопросы криминологии, исследований проблем мировой экономики и т.д.

Итак, подведем итоги.

Потерпевшим, вследствие нарушения прав на ТМ в судопроизводстве, особенно в уголовном, как правило, является собственник и/или лицензиат ТМ.

Обусловленность контекстом, в котором употребляется категория материального ущерба, вследствие нарушения прав на ТМ, определяет его составляющие, способы расчета и доказывания.

P . S . В следующих публикациях будем говорить:

?       о способах незаконного использования ТМ, все ли они влекут за собой последствия в виде материального вреда;

?       о подходах к исчислению материального вреда (через роялти конечно), попробуем посчитать на примере какого-нибудь дела о незаконном использовании ТМ из Единого реестра судебных решений Украины.